Разрешение правообладателя на ввоз. Разрешение от правообладателя на ввоз. Как оформляется согласие правообладателя на использование товарного знака

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности предусмотрены в соответствии с главой 46 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТмК), а также главой 44 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (далее – Закон о таможенном регулировании).

Закон о таможенном регулировании устанавливает исключительно требования связанные с принятием мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности и, поэтому, в большей мере касаются правообладателей, нежели импортеров.

Однако отметим, что в соответствии с положениями указанной главы Закона о таможенном регулировании ведется Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС, Реестр), в который по состоянию на 25.09.2014 было включено 225 товарных знаков. С содержанием ТРОИС можно ознакомиться на сайте Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (далее – ГТК) в разделе «Бизнесменам» (подраздел «Защита прав интеллектуальной собственности»). Из содержания Реестра видно, что на практике меры по таможенной защите осуществляются именно в отношении товарных знаков, а не иных объектов интеллектуальной собственности.

Этим обстоятельством обусловлен и вид ТРОИС, который содержит:

1. регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру;
2. наименование (описание, изображение) объекта интеллектуальной собственности;
3. наименование, номер и дату документа, подтверждающего наличие и принадлежность права на объект интеллектуальной собственности;
4. наименование товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности;
5. класс товаров по МКТУ / коды товаров по ТН ВЭД;
6. сведения о правообладателе;
7. сведения о доверенных лицах (представителях) правообладателя;
8. срок, до которого таможенные органы будут осуществлять меры по защите прав интеллектуальной собственности (обращаем внимание, что указанный в ТРОИС срок может продляться правообладателем неограниченное количество раз);
9. примечание (как правило, в примечании указывается срок действия договора страхования ответственности правообладателя за причинение имущественного вреда декларанту, собственнику, получателю товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в результате приостановления выпуска таких товаров).

Так как ТРОИС размещен в открытом доступе, фактически любое лицо имеет возможность ознакомиться с его содержанием и узнать достаточно подробную информацию о том, в отношении какого товарного знака применяются меры по таможенной защите, в отношении каких товаров, маркированных данным товарным знаком, осуществляется защита, каков срок осуществления мер по защите прав интеллектуальной собственности, кто является контактным лицом (представителем) правообладателя.

При этом необходимо учитывать, что ТРОИС обновляется с периодичностью раз в две недели, то есть каждые две недели на сайте ГТК размещается обновленная версия ТРОИС, в которую могут быть включены как новые товарные знаки, так и могут быть исключены те товарные знаки, срок таможенной защиты прав на которые истек и не был продлен.

При этом у каждого государства — члена Таможенного союза (то есть у Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан) существует свой отдельный Реестр, единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств — членов Таможенного союза, несмотря на его упоминание в главе 46 ТмК так и не был создан. В связи с этим, опять же, одни и те же товары могут подлежать таможенной защите при ввозе через Беларусь и не подлежать при ввозе через Россию (имеется в виду при первичном ввозе на таможенную территорию Таможенного союза и помещении под соответствующие таможенные процедуры).

Таким образом, ТРОИС ведется не только для сведения самих правообладателей, но может быть весьма полезным для импортеров конкретных товаров, у которых имеется возможность ознакомиться с содержанием Реестра и заблаговременно до осуществления поставки оценить риски приостановления таможенного оформления.

Отметим, что в группу риска попадают, как правило, импортеры бытовой и компьютерной техники, алкогольных напитков, кофе, сигарет, парфюмерно-косметической продукции, так как товарные знаки, зарегистрированные в отношении указанных товаров, превалируют в ТРОИС.

Также отметим, что обычно меры по таможенной защите применимы в тех случаях, когда декларантом — импортером заявляется процедура выпуска для внутреннего потребления. То есть, при заявлении любой иной процедуры, отличной от таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления, меры по таможенной защите прав на товарный знак «не сработают» и товар будет ввезен беспрепятственно. Например, владелец магазина беспошлинной торговли при заявлении таможенной процедуры беспошлинной торговли ввозит товары, маркированные товарными знаками, включенными в ТРОИС, без каких-либо препятствий.

При этом правообладателем определены конкретные уполномоченные импортеры, которые также вправе беспрепятственно осуществлять ввоз подпадающих под таможенную защиту товаров на территорию Республики Беларусь.

Чтобы получить сведения о таких уполномоченных импортерах, любая другая компания-импортер вправе обратиться либо к представителям правообладателя, либо к самому правообладателю напрямую (например, в региональное отделение компании-правообладателя, если таковое имеется). Таким образом, один из вариантов осуществления закупок товаров без их остановки на таможенной границе Таможенного союза – осуществление закупок напрямую у уполномоченных импортеров, а не самостоятельно. В таком случае риск столкнуться с мерами по таможенной защите прав на объекты интеллектуальной собственности отсутствует.

Помимо того, риск отсутствует и в случае помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в силу прямого указания законодательства (пп. 2 п. 2 ст. 328 ТмК – случаи неприменения мер по таможенной защите).

Вместе с тем, если вариант закупки у уполномоченных импортеров после ввоза на территорию Республики Беларусь представляется нецелесообразным, осуществление самостоятельных поставок возможно. В данном случае последствия такой поставки будут зависеть от того, действует ли импортер добросовестно или же недобросовестно, в зависимости от чего и будут разнится последствия осуществления таких самостоятельных поставок. В случае если речь идет о добросовестном участнике внешнеэкономической деятельности, который, к примеру, осуществляет закупки у официального зарубежного дистрибьютора правообладателя (или непосредственно у самого правообладателя), то есть при отсутствии иных признаков контрафактности товара существенных проблем с его оформлением на таможенной границе не должно возникнуть.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что в любом разе при ввозе товара неуполномоченным импортером с заявлением таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления выпуск такого товара приостанавливается сроком на 10 (десять) рабочих дней, а, значит, товар поступает на склад временного хранения, что влечет за собой дополнительные расходы для импортера (причем вне зависимости от того, является он добросовестным или же нет).

Для разрешения вопросов, связанных с приостановлением товара, маркированного товарным знаком, включенным в ТРОИС, у каждого правообладателя, как правило, разработана внутренняя процедура согласования поставок товара, ввозимого лицами, отличными от уполномоченных импортеров, при условии отсутствия иных признаков контрафакта.

При приостановлении таможенного оформления товаров в пункте таможенного оформления, куда поступил товар, в обязательном порядке составляется уведомление о приостановлении таможенного оформления, которое направляется в адрес представителя правообладателя (лица, указанного в соответствующей графе ТРОИС). При этом такое уведомление направляется в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 331 ТмК). Декларант (его представитель) перед отправкой такого уведомления представителю правообладателя получает его экземпляр на руки. В уведомлении указываются также причины и сроки приостановления таможенного оформления товаров, сообщаются сведения о наименовании (фамилии, имени, отчестве) и месте нахождения (адресе) правообладателя и (или) лица, представляющего его интересы, а равно о наименовании (фамилии, имени, отчестве) и месте нахождения (адресе) декларанта.

Представитель правообладателя связывается по данному вопросу с самим правообладателем (его уполномоченными лицами) для получения дальнейших инструкций и уведомления о возникшей ситуации, и только впоследствии выдает разрешение на ввоз и таможенное оформление товара. Даная процедура (при отсутствии иных признаков контрафакта) может занять 1-2 рабочих дня. При этом в силу ч. 2 п. 1 ст. 331 ТмК по запросу правообладателя или лица, представляющего его интересы, срок приостановления может быть продлен таможенным органом на дополнительные 10 (десять) рабочих дней. Такое продление может быть осуществлено в случае, если у правообладателя (его представителя) возникают обоснованные сомнения касательно подлинности ввозимого товара (то есть отсутствия признаков контрафакта).

Так, в случае если речь идет о добросовестном импортере, то по истечении срока приостановления выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности и при отсутствии реакции со стороны правообладателя, выпуск таких товаров возобновляется и производится в порядке, установленном ТмК (п. 3 ст. 331 ТмК). При этом правообладатель несет ответственность за имущественный вред (ущерб), причиненный декларанту, собственнику, получателю товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в результате приостановления выпуска товаров в соответствии с главой 46 ТмК, если не будет установлено нарушение прав правообладателя (п. 5 ст. 331 ТмК). На практике для возмещения такого вреда правообладатели заключают добровольные договоры страхования имущественной ответственности, страховая сумма по которым должна быть эквивалентна не менее десяти тысячам (10 000) евро по курсу Национального банка Республики Беларусь, в отношении каждого включенного в ТРОИС объекта.

Возмещение вреда осуществляется в соответствии со статьей 941 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), согласно которой юридическое лицо, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного страхования в пользу потерпевшего, несет ответственность в пределах указанной выше страховой суммы (при условии, что ее достаточно для покрытия ущерба).

В случае же если таможенному органу представлены документы, подтверждающие изъятие товаров, наложение на них ареста либо их конфискацию, либо иные документы в соответствии с законодательством государств — членов Таможенного союза, то выпуск таких товаров не осуществляется.

При этом недобросовестный импортер не получает и возмещения ущерба, причиненного ему в результате приостановления таможенного оформления товаров.

Порядок изъятия товаров и применения к ним иных мер регламентирован национальным законодательством, в частности ст. 29 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о товарных знаках).

В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона о товарных знаках, нарушением прав владельца товарного знака признаются несанкционированные (то есть в отсутствие на то разрешения владельца товарного знака) изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров. П. 1-1 ст. 29 Закона о товарных знаках в дополнение к п. 3 ст. 3 дает следующее определение контрафактного товара: контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, в отношении которых (на которых) незаконно применены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

То есть, если третье лицо изготавливает, к примеру, в Китае товары, на которых размещает зарегистрированный товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения (к примеру, замена одной буквы или символа в наименовании зарегистрированного товарного знака), при этом у такого лица отсутствует разрешение или право на его использование, то такой товар является контрафактным.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака, кроме требований о прекращении нарушения и взыскании причиненных убытков, может осуществляться также путем (п. 2 ст. 29 Закона о товарных знаках):

1. удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, и (или) уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения;
2. ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак;
3. наложения штрафа в пользу потерпевшей стороны в размере стоимости товара, в отношении которого был незаконно применен товарный знак.

Согласно ч. 2 п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2005 № 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания» (далее – Постановление № 9) споры о нарушении исключительного права на товарный знак подлежат судебному рассмотрению. При этом в ч. 1 п. 10 Постановления № 9 предусмотрено, что защита исключительного права от незаконного использования товарного знака и знака обслуживания осуществляется способами, предусмотренными ст. 29 Закона о товарных знаках, а также способами, указанными в ст.ст. 11, 989 ГК. Таким образом, правообладатель может инициировать судебный процесс, в случае если усматривается нарушение прав на зарегистрированный в Беларуси товарный знак. Отметим, что гражданские споры, вытекающие из применения законодательства, регулирующего имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности подведомственны Верховному Суду Республики Беларусь (а точнее судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь).

Вместе с тем, представляется, что инициирование судебного процесса – достаточно длительный и затратный путь, который не так часто избирается правообладателями непосредственно при обнаружении нарушения прав. Как правило, в случае если исходя из содержания уведомления, а также после забора проб и образцов (как это предусмотрено в соответствии со ст. 333 ТмК) усматривается нарушение исключительных прав на товарный знак, правообладатели обращаются в уполномоченные органы с заявлением о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), – незаконное распространение или иное незаконное использование объектов права промышленной собственности (к каким относится, в том числе, и товарный знак в силу пп. 8 ч. 1 ст. 998 ГК). В силу санкции ст. 9.21 КоАП данное правонарушение влечет за собой наложение штрафа на индивидуального предпринимателя – в размере до ста (100) базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо – в размере до трехсот (300) базовых величин также с конфискацией предмета административного правонарушения или без такой конфискации.

В силу ч. 1 ст. 3.2 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.21 КоАП, подлежат рассмотрению в суде (единолично судьей районного (городского) суда). Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.21 КоАП, имеют право составлять уполномоченные сотрудники органов внутренних дел, органов Комитента государственного контроля, таможенных органов, ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» (п. 1, п.16, п. 21, п. 48 ч. 1 ст. 3.30 ПИКоАП соответственно).

При этом в силу ч. 1 ст. 10.1 ПИКоАП подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению должна быть осуществлена не позднее десяти суток со дня начала административного процесса. Днем начала административного процесса является дата составления протокола о совершении административного правонарушения. Протокол об административном правонарушении составляется должностным лицом органа, ведущего административный процесс (то есть в рассматриваемой ситуации – должностным лицом одного из указанных выше органов).

Следовательно, в случае если при перемещении товаров, маркированных зарегистрированным и включенным в ТРОИС товарным знаком, через таможенную границу усматриваются признаки нарушения прав владельца товарного знака, владелец товарного знака, как правило, обращается с заявлением в органы, уполномоченные на составление протокола об административном правонарушении, предусмотренного ст. 9.21 КоАП. В таком случае дело будет рассматриваться в районном (городском) суде и результатом его рассмотрения может стать наложение на юридическое лицо — импортера штрафа в размере до 300 базовых величин (45 000 000 белорусских рублей).

Таким образом, полагаем, что возможные негативные последствия от ввоза товара без согласия владельца товарного знака можно предвосхитить, если заблаговременно обратиться к информации, представленной в ТРОИС, прежде всего, чтобы узнать, включен ли конкретный товарный знак в него или же нет (и, соответственно, подлежит ли он таможенной защите). Также импортерам следует внимательно относиться к своим контрагентам, осуществлять закупки у официальных дистрибьюторов компании-производителя (владельца товарного знака).

Вместе с тем, даже в случае закупки у официального дистрибьютора в отсутствие разрешения от правообладателя (его представителя) на ввоз товаров, маркированных товарным знаком, включенным в ТРОИС, таможенное оформление может быть приостановлено на срок до 10 рабочих дней, что влечет за собой дополнительные расходы для импортера.

Полагаем, что решением данной проблемы могло бы стать заблаговременное обращение к правообладателю с уведомлением о том, какой товар будет ввозиться и в каком количестве.

В случае же если импортер ввозит товар, товарный знак на который был нанесен в нарушение прав владельца такого товарного знака, то возможно наложение административного взыскания с конфискацией ввозимого товара. Кроме того, правообладатель после наложения такого взыскания может потребовать и возмещения ему причиненных несанкционированным ввозом убытков (а равно использовать иные способы защиты) путем инициирования судебного разбирательства (для возмещения убытков, причиненных вследствие причинения вреда правообладателю в соответствии со ст. 933 ГК).

Вопросы задаёт руководитель Корпоративного онлайн университета Александр Мякота (А.М.)

Отвечает эксперт Михаил Шавернев (М.Ш.)

А.М. Ещё такая история наблюдается, это вывоз различной техники из России, произведённой, может быть, иностранным производителем. В частности сейчас стало очень выгодно продавать наши автомобили, которые уже произведены иностранным производителем, но находятся в обороте в Таможенном союзе, то возникает вопрос нарушения прав правообладателя - как правильно вывезти этот автомобиль, чтобы не нарушить ничьи права? Какие здесь есть рекомендации? Не только автомобиль, может, ещё какой-то товар, имеющий чей-то бренд.

М.Ш. В начале этого года, в конце предыдущего в связи с тем, что курс валюты очень сильно изменился и стал выгоден именно экспорт из России автомобилей, дорогих брендов, стало поступать много обращений именно по этому вопросу - требуется ли разрешение правообладателя при экспорте. Если обратиться к первоисточнику, то я могу сразу зачитать: порядок оборота изделий, на которые нанесены товарные знаки в ЕАЭС, регулируется приложением 26 Договора Евразийского экономического союза, и в пункте 16 закреплён, так называемый, принцип исчерпания на товарный знак, который гласит о том, что в том случае, если товар был введён в оборот с согласия правообладателя на территории Евразийского экономического союза, то в момент ввода этого товара в оборот его права на товарный знак исчерпываются. То есть, если я один раз ввёл товар на территорию ЕАЭС, я больше не могу требовать от лиц, участвующих в его обороте, соблюдения моих прав. То есть, фактически они действуют правомерно с моего разрешения. Эта норма закреплена в Договоре Евразийского экономического союза, т.е. она общая для всех стран Таможенного союза.

А.М. Если я вывожу нечто бывшее в употреблении, то, что один раз прошло таможенную очистку при ввозе в Таможенный союз, то мне не надо спрашивать правообладателя при вывозе.

М.Ш. Если он введён в оборот путём ввоза - это иностранный товар, и он ввезён в Российскую Федерацию и выпущен с согласия правообладателя, то права на товарный знак исчерпаны, и им можно распоряжаться без ограничений. Если товар изготовлен на территории Российской Федерации, например, автомобиль Калининградской сборки, BMWи так далее, то производитель, изготовив и продав эту модель с этим товарным знаком, который нанесён на территории ЕАЭС, он исчерпал свои права на товарный знак, и вы можете его брать и вывозить. Тут возникает другой вопрос, что таможенный орган как при импорте, так и при экспорте имеет право проверять легально ли введён в оборот этот товарный знак, и нет ли нарушений при перемещении через границу. То есть, если вы везёте товар, на котором есть товарный знак, таможенный орган всегда имеет право обратиться к товарообладателю и запросить у него, введён ли этот товар в оборот легально, нелегально, есть ли нарушение на товарный знак, нет нарушения. Соответственно на время, необходимое для проверки, таможенный орган имеет право приостановить выпуск товара, пока он ведёт переписку, а вы, соответственно, будете ждать, будет ваш товар выпущен или нет. Что будет выяснять таможенный орган? Таможенный орган как раз и будет выяснять те моменты, которые указаны в пункте 16, на который я акцентировал внимание, и аналогичные нормы Гражданского кодекса статья 14.87. Они будут выяснять легально ли он введён. Какие документы будут свидетельствовать о том, что товар легально введён в оборот. Как правило, самый простой способ это обратиться к правообладателю этого товарного знака, потому что именно он знает, легально он введён или нелегально. Ответ, полученный от правообладателя, будет расцениваться как самый информативный, самый полный и исчерпывающий.

А.М. Где же искать правообладателя?

М.Ш. Я сталкивался с тем, что правообладателя пытались искать в сервисных центрах, если речь идёт об автомобиле, в салонах по реализации автомобилей, считая, раз он его продаёт, он имеет к нему отношение. На самом деле, товарными знаками в Российской Федерации производится то, что произведено, в отношении которых выданы свидетельства на товарный знак. Реестр данных свидетельств ведёт Федеральная служба промышленной собственности, fips.ru . Там существует информационная система. Она платная. Если вы имеете название знака, то вы вводите соответствующее поле название этого товарного знака, и вам показывается, кто является правообладателем. Вам показывается свидетельство, в котором написано, кто является правообладателем. Именно лицо, указанное в свидетельстве на товарный знак, и является тем, кто правомочен давать ответы, легально произведён товар или нелегально. Поэтому, если вы намереваетесь экспортировать из России товар, на котором есть товарный знак, вам необходимо обратиться либо к патентному поверенному, который работает с данными базами, либо обратиться непосредственно в федеральную службу промышленной собственности, найти информацию на сайте, кто является правообладателем, какие у него имеются представители, обратиться к этому представителю с запросом о том, легально введён в оборот этот товар. С машиной это понятно, там есть идентификационные номера. Если товар не имеет идентификационных номеров, это несколько сложнее сделать, но это уже вопрос вашего взаимодействия с правообладателем. Имея на руках ответ от правообладателя о том, что товар введён в обращение легально, вы можете, если озаботились об этом заблаговременно в рамках оформления декларации, предъявить его таможенным органам, чтобы избежать проверочных мероприятий со стороны таможни. И чувствовать себя совершенно спокойно, потому что может оказаться, допустим, что правообладатель разрешил некоему заводу выпускать эту продукцию, но разрешил он её выпускать в количестве 100 штук. А она была произведена в количестве 200 штук. Соответственно, всё, что произведено на реальном производстве сверх нормы может быть признано контрафактной продукцией, просто по той причине, что она выпущена сверх разрешённых правообладателем квот. Это теоретически. Поэтому, в принципе в данном случае мы понимаем, что вывозить легально произведённую продукцию вы можете, разрешение правообладателя специально у вас на руках не должно быть, но при этом таможенный орган имеет право проверять и приостанавливать выпуск товара, а соответственно, желательно всё же к правообладателю заранее обращаться, получать у него не разрешение на оборот, а доказательство того, что товар введён в обращение легально. Тогда вы будете чувствовать себя ещё спокойнее.

А.М. А могут они воспользоваться получением информации в реестре объектов интеллектуальной собственности или туда не всё попадает?

М.Ш. Реестром объектов интеллектуальной собственности они могут и даже обязаны пользоваться. В чём очень часто бывает ловушка? Декларант проверяет сведения в ТРОИС, не находит там своего товарного знака, и не найдя его там, считает, что никаких проблем возникнуть не может просто по той причине, что в ТРОИС его нет. Надо понимать, что ТРОИС содержит перечень тех товаров, по которым таможенный орган обязан проводить проверочные мероприятия. А все те товарные знаки, на которые выданы свидетельства, хотя они не включены в ТРОИС, по ним он имеет право, не обязан, но имеет право. Если для товаров, включённых в ТРОИС, срок приостановления выпуска составляет 10 дней и проверочные мероприятия обязательны, то для товаров, которые не включены в ТРОИС, и на которые имеются свидетельства на товарные знаки, по ним срок приостановления выпуска составляет 7 дней. От этого не намного лучше. Дело превращается в рулетку - станут вас проверять или не станут. Возможности таможенных органов небезграничны - времени мало, товаров много. Тем не менее для вас всё может закончится плохо, если ваш товар всё-таки начнут проверять. Контроль может быть произведён и после выпуска товара. Имеет смысл при наличии товарного знака, какой-то наклейки, этикетки, или ваш товар по форме имитирует товарный знак, всё же желательно обращаться в ФИПС, как в первоисточник, либо к патентному поверенному, находить информацию и связываться непосредственно с лицом, указанным в качестве правообладателя в свидетельстве на товарный знак.

А.М. Такой интересный вопрос. Это мы говорили сейчас про экспорт. Вывезти введённый в оборот товар в принципе можно, потому что товаром утрачен правообладатель. А вот ввезти введённый в оборот товар, который находился в обороте в другой стране. Тут таможня же требует разрешение правообладателя, даже если товар находился в эксплуатации много лет.

М.Ш. Наблюдая за практикой в течение многих лет по статье 14.10 можно разделить на два момента проблемы, связанные с перемещением товара с товарным знаком. Если мы говорим о статье 14.10, то в своё время, насколько я помню, по автомобилю было большое знаменитое судебное дело, где ввозился легально произведённый автомобиль, но без разрешения правообладателя. Никто не спорит с тем, что это легальная машина, ввезённая совершенно законно. Просто отсутствовало разрешение. И суд тогда пришёл к выводу несколько лет назад о том, что, если товар произведён легально сам по себе с разрешения производителя - правообладателя, то 14.10 - статья за незаконное использование товарного знака не применяется с конфискацией и т.д. Но, если вы перемещаете товар, который ранее не вводился в оборот на территории ЕАЭС, вы его ввозите, и у вас нет разрешения правообладателя, то правообладатель имеет право обратиться к вам с имущественным иском в рамках гражданского производства. Т.е. таможня здесь не принимает участия, и взыскать с вас ущерб, связанный с тем, что вы ввозите без его разрешения товар, имеющий товарный знак. Таможня запретить вам ввоз этого товара не может при условии, что он легально произведён, но, тем не менее, у вас возникнут проблемы от иска от правообладателя. Недавно было несколько судебных решений, где правообладатели обращались в суд, требовали взыскать с лица, ввезшего без разрешения параллельного импортёра, так называемого, применить к нему определённые санкции. При этом привлекали таможню в качестве третьего лица, которое было обязано отказать импортёру в выпуске товаров в качестве обеспечительной меры. Эти суды приходили к выводу, что по требованию правообладателя к параллельному импортёру тот может требовать от таможни в качестве обеспечительных мер отказывать лицу, которое ввезло товар, в выпуске товара. При этом дела по статье 14.10 за нарушение прав на товарный знак не возбуждалось, потому что это разные вещи - перемещение контрафактной продукции, т.е. нелегально изготовленной, и параллельный импорт - перемещение легально произведённой продукции без разрешения правообладателя.

Причём нужно отметить такой интересный момент, посвящённый статье 14.10. Очень часто возникают случаи, что на территорию России ввозится товар, на который нанесён некий товарный знак, на который есть правообладатель. Он туда нанесён без разрешения правообладателя, и когда таможня приостанавливает выпуск этого товара, увидев, что на нём есть товарный знак, а разрешения нет, импортёр идёт к правообладателю, просит того дать разрешение на ввоз этой продукции. Правообладатель, либо за деньги, либо, не видя проблем со стороны ввоза этого товара, такое разрешение даёт. Он даёт это разрешение датой после ввоза, после декларирования товара таможенными органами. Такие разрешения, выданные после ввоза, рассматриваются таможенными органами, как документ, который не оказывает влияние на квалификацию правонарушения по статье 14.10. Логика таможенного органа и судов сводится к тому, что на момент ввоза этого товара, разрешение у импортёра на размещение этого товарного знака, не только у импортёра, но и у изготовителя, отсутствовало. А соответственно, если этот товар был произведён без разрешения правообладателя, ещё тогда, когда он был ввезён и задекларирован, то это образует состав административного правонарушения по статье 14.10. Этот товар подлежит конфискации, а на импортёра накладывается штраф. Если такая ситуация случилась, вы должны понимать, если вы ввезли товар без разрешения правообладателя и получили его потом, это ни в коей мере не спасает вас от привлечения к административной ответственности.

П одлинные товары, произведенные за границей и являющиеся предметом параллельного импорта, таможенники больше не рассматривают как контрафакт, не конфискуют, не изымают из оборота и не налагают административные штрафы на импортеров. Но ввоз в нашу страну и введение в оборот такого товара может дорого стоить как импортерам, так и посредникам, предлагающим товар к продаже уже на внутреннем рынке. Согласно положениям ГК РФ нарушитель должен возмещать правообладателю убытки или выплачивать компенсацию.

Банановый край

Разберем, откуда взялось название «параллельный импорт», а также кто и почему предпочитает именовать его «серым».

Как известно, товары крупных промышленных производителей на территориях других стран часто распространяются через официальных . Ими могут быть как юридические лица, так и граждане-предприниматели. Дистрибьюторы сбывают товары, маркированные товарным знаком правообладателя, на определенной территории, действуя либо от своего имени, либо от имени правообладателя. Помимо торгового посредничества дистрибьютор в рамках договора зачастую оказывает иностранному партнеру и иные услуги.

Оригинальные товары, маркированные товарным знаком с разрешения правообладателя, которые ввозятся на территорию другой страны не дистрибьюторами, не правообладателем, а иными лицами и без специального согласия на такой ввоз от правообладателя, получили название «параллельный импорт», т.к. ввоз осуществляется не через уполномоченных импортеров и не правообладателем, а по другим, альтернативным, параллельным каналам, о которых правообладатель может и не знать.

К сведению

Свернуть Показать

В мировой практике существуют два основных принципа исчерпания (ограничения) исключительных прав правообладателей: национальный и международный.

Согласно национальному (территориальному) , исключительные права правообладателя на товарный знак признаются исчерпанными только при введении соответствующего товара в оборот внутри данного государства. Даже если товар неоднократно перепродавался за рубежом, его ввоз в страну, в которой действует подход исчерпания права по национальному принципу, возможен только с разрешения владельца товарного знака.

В соответствии с международным принципом исчерпания прав (применяется в Китае и др. странах) правообладатель, продав товар в любой стране, теряет право указывать новым собственникам, как распоряжаться в дальнейшем этим товаром. Новый собственник вправе по своему усмотрению перемещать товар через границы, вводить его в гражданский оборот на территории других стран и пр.

Региональный подход к исчерпанию прав предусматривает, что введение товаров в оборот на территории одного региона (например, в любой из стран ЕС) влечет исчерпание прав в отношении последующей продажи таких товаров в любую из стран союза. Кроме того, в отношении ввозимых в Европейский союз оригинальных товаров не используются меры таможенного реагирования, применяемые при защите товарных знаков.

С закреплением в 2002 году в национальном законодательстве РФ национального же принципа исчерпания прав деятельность многих отечественных организаций и предпринимателей оказалась вне закона. У импортеров возникла обязанность заручаться согласием правообладателей на ввоз, хранение и введение в оборот товаров. Такие разрешения оформляются в виде соглашений (об уступке права либо о выдаче лицензии).

Контрафакт - теперь не только подделка, но и оригинальный товар, а . Очевидно, для того, чтобы подчеркнуть в глазах обывателей незаконность альтернативных способов ввоза товаров, «правомочные импортеры», правообладатели и их консультанты, действующие в интересах своих зарубежных партнеров/клиентов, теперь именуют параллельный импорт «контрафактом» или «серым импортом».

Интересы иностранных правообладателей оказались прекрасно защищены российским законодателем. Теперь любая зарубежная компания вправе разрешить ввоз в Россию только устаревших, залежавшихся на складах моделей или товаров определенной комплектации, т.е. товаров, обладающих худшими потребительскими свойствами (если сравнивать с аналогами, поступающими на рынки других стран) при одновременном установлении более высокой (по сравнению с обычной) отпускной цены.

На основании положений ГК РФ российские арбитражные суды признают, что введение в гражданский оборот оригинальной продукции, не предназначенной для реализации на территории нашей страны без согласия правообладателя, нарушает его исключительное право на соответствующий товарный знак.

Пример 1

Свернуть Показать

В начале декабря 2009 г. в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области (далее — Управление) поступила жалоба гражданки Д., которая обнаружила на упаковках товаров марки «Wella» . Товары предлагались к продаже в магазине индивидуального предпринимателя (ИП). Из обращения также следовало, что потребителю не представили документацию, подтверждающую право на торговлю данной продукцией.

Управлением по данной жалобе была назначена проверка деятельности ИП. В магазине действительно обнаружилась продукция, маркированная знаком «Wella». Управление запросило у правообладателя данного товарного знака (компании «Велла Акциенгезелльшафт») информацию о правах ИП на введение товаров под товарным знаком «Wella» в гражданский оборот на территории РФ. Через несколько дней в Управление поступило заявление правообладателя о привлечении ИП к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака. На этот товар ИП наложили арест.

Управление обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении ИП к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ. Первая судебная инстанция заявленные Управлением требования удовлетворила, установив вину ИП и назначив административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. с конфискацией товара. Однако апелляционная инстанция отменила такое решение. Кассационная инстанция пришла к тем же выводам, что и суд второй инстанции: наличия состава административного правонарушения в действиях ИП не доказано.

Дело в том, что основным доказательством при составлении протокола об административном правонарушении стало экспертное заключение патентного поверенного РФ. В заключении указывалось, что исследуемый товар, не соответствующий оригинальной продукции, предлагаемой к продаже правообладателем или с его разрешения на территории РФ, обладает признаками контрафактности. Однако исследование товара не производилось! В распоряжении эксперта имелись фотоснимки, которые, по мнению судей, не позволяли установить качество материалов, использованных при изготовлении товара.

В деле не нашлось бесспорных свидетельств того, что товар не произведен компанией «Велла Акциенгезелльшафт» и что ее товарный знак незаконно нанесен на продукцию неизвестного происхождения. Указанные экспертом признаки контрафактности были расценены лишь как свидетельства того, что товар не предназначен для реализации в России.

На этом злоключения ИП не закончились. Посчитав свои права на исключительное использование товарного знака нарушенными, правообладатель также обратился в арбитражный суд. Истец требовал запретить ИП совершать действия по введению в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком «Wella». В качестве компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак правообладатель просил взыскать с ИП 300 тыс. руб.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу о незаконности действий ИП по введению маркированной знаком «Wella» продукции в гражданский оборот на территории РФ без согласия правообладателя. Иск был удовлетворен, однако размер компенсации был снижен до 60 тыс. руб.

При вынесении такого решения были учтены доказательства, собранные по административному делу. В частности, о том, что на товаре не имелось знака «Ростест» и упаковка не содержала информации на русском языке. Уполномоченный импортер указал суду, что он не ввозит на территорию РФ продукцию, на которой отсутствуют перевод информации на русский язык и знак «Ростест».

В таких обстоятельствах судьи признали, что введение в гражданский оборот оригинальной продукции, не предназначенной для реализации на территории РФ без согласия правообладателя, нарушает его исключительное право на соответствующий товарный знак.

Причем пока продолжались все разбирательства, предпринимателем неоднократно указывалось, что вся продукция является оригинальной и не обладает признаками контрафактности; что продукция введена в гражданский оборот на территории РФ с разрешения правообладателя на основании лицензионного договора, зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам; что продукция имеет сертификаты соответствия.

В частности, по утверждению ИП, спорные товары приобретались у другого предпринимателя, а тот приобретал продукцию у трех ООО, которые, в свою очередь, закупали товары у правомочного импортера, имеющего лицензионный договор с правообладателем. Однако документальных доказательств легитимного введения товара в гражданский оборот на территории РФ у ИП не было. Приведенная цепочка приобретения товара не подтверждалась материалами дела. Копию договора суд как доказательство не принял. Не посчитал аргументом в защиту ИП суд и указания на сертификаты соответствия как на доказательство наличия правоотношений между тремя ООО-посредниками и правомочным импортером. Этот довод признан ошибочным со ссылкой на Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Согласно ст. 2 указанного закона сертификат соответствия — это документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводам правил или условиям договоров. Такой сертификат свидетельствует только о качестве товара, о его соответствии требованиям государственного отраслевого стандарта (ГОСТа) и о стране происхождения товара, но не о законности использования товарного знака.

В 2003 г. для оперативного и эффективного пресечения ввоза товаров неуполномоченными лицами ФТС России создан Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. С этого времени наши таможенные органы смогли эффективнее защищать интересы правообладателей. Последние вносили в реестр сведения о товарных знаках и о лицах, получивших разрешение их использовать (перемещать через границу, вводить в оборот). Сверяясь с данными реестра, таможенники смогли легко устанавливать импортеров-нарушителей, .

За «параллельный импорт» больше не штрафуют

Еще совсем недавно по заявлениям правообладателей, заинтересованных в ограничении/пресечении параллельного импорта в РФ, таможенники возбуждали дела об административных правонарушениях в отношении неуполномоченных импортеров по ст. 14.10 КоАП РФ. Ввезенные товары конфисковывались, нарушители платили штрафы. Суды, рассматривавшие такие дела, нередко признавали факты нарушений, указывая, что ввоз в РФ оригинальных товаров является самостоятельным способом использования товарного знака.

Однако практика по таким делам была противоречивой. Некоторые арбитражные суды отказывали в удовлетворении требований таможенных органов о конфискации товаров, ввезенных без разрешения правообладателя. Например, если импортеру удавалось доказать, что ввезенные товары являются подлинными, судьи могли указать на отсутствие необходимых для привлечения к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ признаков контрафактности, а следовательно, объективной стороны правонарушения. Под контрафактными суды в таких случаях понимали товары, соответствующие определению, приведенному в п. 1 ст. 1515 ГК РФ, т.е. товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Единообразной судебной практики не существовало. Те представители судейского корпуса, которые отказывались признавать неуполномоченных импортеров нарушителями, ссылались, в числе прочего, на необходимость соблюдения баланса частных и публичных интересов, указывали, что товар не содержит признаков незаконного воспроизведения товарного знака, а также на.

Только 03.02.2009 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ (далее — ВАС РФ), пересмотрев в надзорном порядке одно из таких дел, установил теперь уже общеобязательный подход к рассмотрению данных дел. Напомним суть этого нашумевшего дела.

В 2007 г. компания ввезла в РФ автомобиль марки «PORSCHE CAYENNE S» в состоянии, не пригодном для эксплуатации. Вскоре с заявлением о нарушении права на товарный знак в таможенный орган обратилось ООО «Порше Руссланд» (владелец исключительной лицензии на использование на территории РФ товарных знаков «PORSCHE» и «CAYENNE»). Требование таможни о привлечении импортера к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ удовлетворили суды первой и апелляционной инстанций. На импортера наложили штраф в размере 30 тыс. руб. с конфискацией автомобиля.

31 октября 2008 г. коллегия судей ВАС РФ в определении № 10458/08 о передаче дела на рассмотрение Президиума ВАС РФ указала: «Совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, в связи с чем применение мер публичной ответственности за такое нарушение не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено прежде всего на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, недопущение оборота контрафактных товаров».

Президиум ВАС РФ, отменяя решения нижестоящих судов, был более лаконичен в обоснованиях. В постановлении лишь указано, что по ст. 14.10 КоАП РФ может налагаться штраф с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака (т.е. поддельный товар). При этом автомобиль не содержал признаков незаконного воспроизведения товарных знаков.

Обратите внимание, что Президиум ВАС РФ буквально истолковал только понятие незаконного использования товарного знака, приведенное в ст. 14.10 КоАП РФ: незаконное размещение чужого товарного знака на ввозимых товарах. Более широкое толкование такого незаконного использования, приведенное в ст. 1484 ГК РФ, ВАС РФ не принял и не учел. Такой избирательный подход до сих пор вызывает споры и нарекания у правоведов и бизнесменов.

Сторонники сохранения в России режима национального исчерпания прав теперь требуют поправок в КоАП РФ, указывая на недочеты законодателя, не позволяющие пресекать параллельный импорт еще на стадии таможенного оформления товаров и привлекать нарушителей режима к административной ответственности.

Сторонники замены национального принципа исчерпания прав на международный, в т.ч. такое влиятельное ведомство, как ФАС России, поприветствовав решение Президиума ВАС РФ, призывают не ограничиваться полумерами и указывают на необходимость либерализации законодательства с целью легализации параллельного импорта.

«Параллельно-серый» контрафакт

Гражданский кодекс определяет как контрафактный не только фальсифицированный товар. Статус контрафактного может приобрести любой товар, правомерно маркированный товарным знаком и выпущенный в гражданский оборот за пределами России, если этот товар ввезен на территорию РФ не самим правообладателем, не на основании договора с ним или без его специального согласия. Соответственно, действия по перемещению такого товара на территорию РФ являются противоправными, нарушающими исключительные права правообладателя. Даже торговые посредники, совершающие в дальнейшем гражданско-правовые сделки с таким товаром, являются нарушителями.

Эти выводы следуют на основании анализа норм ГК РФ и подтверждаются правоприменительной практикой.

Пример 2

Свернуть Показать

Легальная монополия

Анализ решений, принятых по рассмотренному выше делу «UVEX» и некоторых других судебных актов, показывает несущественность для исхода дела целей ввоза товара: для собственных нужд импортера (компании/предпринимателя) или же для дальнейшей перепродажи. Переход к такому импортеру права собственности на товар не влечет одновременно перехода или предоставления покупателю прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, выраженные в этих вещах (товаре).

Легальная монополия правообладателей, благодаря закреплению в законодательстве национального принципа исчерпания прав, приводит к возникновению неравенства участников гражданских отношений. Законодатель, с одной стороны, установил экономически необоснованные и даже абсурдные ограничения правомочий собственников, а с другой — представил правообладателям неоправданно широкий спектр прав, в т.ч. по контролю российского товарного рынка.

Легальный монополист (правообладатель), получая право устанавливать объем импорта, ассортимент импортируемых товаров и влиять на процессы ценообразования в РФ, имеет полную свободу действий при установлении тех или иных дискриминационных условий в отношении разных стран и даже разных регионов одного государства. Под контролем иностранного правообладателя (физического лица или частной компании) рано или поздно могут оказаться все каналы, по которым товары, маркированные принадлежащим ему товарным знаком, поступают в страну, применяющую национальный принцип исчерпания прав. Соглашаясь или отказывая в праве на импорт, определяя его условия, а также условия введения товаров в оборот, правообладатели могут существенно повлиять на конкуренцию. Действующие в РФ законодательные ограничения влекут/могут повлечь ограничения конкуренции на товарных рынках, а последствия полного запрета параллельного импорта негативно скажутся на конкуренции и приведут к монополизации товарных рынков ограниченным кругом лиц, что может, помимо прочих отрицательных последствий, повлечь увеличение цен.

Сторонники сохранения существующего положения обвиняют «параллельных» импортеров в получении последними неких конкурентных преимуществ. Например, указывают, что при параллельном импорте тотально применяется недостоверное декларирование с целью занижения таможенной стоимости товаров и размера таможенных платежей, налогов, а в результате такие импортеры получают ценовое преимущество. Однако подобное обвинение в адрес альтернативных импортеров, по меньшей мере, некорректно. Как несправедливы и заявления что так называемые , посредники, - во всех случаях добропорядочные плательщики таможенных платежей, налогов и т.д.

Антимонопольное ведомство, которое, собственно, и следит за состоянием конкуренции в стране, не разделяет предубеждение о наличии конкурентных преимуществ у лиц, ввозящих и вводящих в гражданский оборот товары без специального разрешения зарубежных правообладателей. Наоборот, ФАС России расценивает нормы, предусматривающие, что товар может импортироваться и вводиться в гражданский оборот в России только при наличии согласия правообладателя, как ограничивающие конкуренцию, и считает, что действующий в нашей стране национальный принцип исчерпания приводит/может привести к ограничению конкуренции на соответствующих товарных рынках.

Обеспечение баланса интересов правообладателей, параллельных импортеров и потребителей — непростая задача. Многие зарубежные правообладатели тратят деньги и время не только на продвижение своих товаров на российском рынке и организацию сервисного обслуживания, но и предпринимают усилия по созданию и поддержанию определенной деловой репутации. Но даже в этом случае трудно назвать экономически обоснованным желание .

В любом случае все оплатит конечный потребитель: и выплаченные роялти правообладателю за право ввоза и выпуска в обращение товара в РФ, и увеличение в связи с этим таможенной стоимости товаров, а следовательно, пошлин, налогов импортера. С заключением соглашений с правообладателем у импортеров возникают новые проблемы. Например, соглашением с правообладателем установлено, что лицензионные платежи рассчитываются в процентном отношении от стоимости реализованного в России товара. В таких случаях не всегда при ввозе можно определить точную таможенную стоимость ввозимых товаров.

Свернуть Показать

Сноски

Свернуть Показать

Как может быть выражено согласие правообладателя товарного знака, которым маркирован приобретаемый за рубежом иностранный товар, требуемое для его ввоза и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации? Объясняют эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ольга Ефимова и Аркадий Серков.

Ольга Ефимова.

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия. В какой форме может быть выражено согласие правообладателя - в письменной форме, конклюдентными действиями или как-то иначе? Является ли это согласие распоряжением исключительным правом и распространяются ли на него правила ст. 1490 ГК РФ о форме и государственной регистрации?

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ (пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Таким образом, организация, ввозящая на территорию РФ с целью введения в гражданский оборот товар, маркированный товарным знаком, приобретенный в иностранном государстве и введенный в гражданский оборот в этом государстве непосредственно правообладателем или с его согласия, должна получить согласие правообладателя на ввоз такого товара на территорию РФ и ввод такого товара в гражданский оборот на территории РФ (смотрите постановления ФАС Московского округа от 21.03.2011 N Ф05-1528/2011, Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2012 N 09АП-26813/11 и ФАС Московского округа от 06.06.2012 N Ф05-5180/12).

Вместе с тем не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (ст. 1487 ГК РФ). Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок. Принцип исчерпания права имеет территориальное действие - товар должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации (смотрите также постановление ФАС Московского округа от 16.03.2012 N Ф05-8429/11).

В связи с этим необходимо учитывать следующее.

Аркадий Серков.

Согласно абзацу первому п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель - гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (далее - объект интеллектуальной собственности), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на объект интеллектуальной собственности (ст. 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное. Пункт 1 ст. 1233 ГК РФ устанавливает, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на объект интеллектуальной собственности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В то же время в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование объекта интеллектуальной собственности.

Из положений указанных норм можно придти к выводу, что Гражданский кодекс РФ разграничивает полномочие правообладателя распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности от его права разрешать другим лицам использовать такой результат. Иными словами, разрешение на использование тем или иным способом объекта интеллектуальной собственности может быть дано не только в рамках лицензионного договора, но и в рамках иного договора или даже без заключения договора. Можно привести и примеры таких договоров, которые по самому своему существу подразумевают использование объекта интеллектуальной собственности без дополнительного согласия правообладателя, поскольку оно совершается в его интересах и именно по его поручению: оказание услуг по размещению рекламного ролика, переработка архитектурного проекта или программы для ЭВМ и т.д.

В связи с этим мы полагаем, что правообладатель товарного знака может выразить свое согласие на ввоз на территорию РФ и введение покупателем товара, маркированного товарным знаком, не только путем заключения лицензионного договора, но и иными способами, в том числе путем включения в договор купли-продажи товара такого согласия или условий, из которых оно следует (ст. 431 ГК РФ) (косвенно данный вывод подтверждается постановлением ФАС Московского округа от 30.07.2008 N КА-А40/5795-08), а также путем совершения конклюдентных действий (п. 1 ст. 160, п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ). В последнем случае при возникновении спора покупатель должен доказать получение согласия правообладателя (ст. 65 АПК РФ). Также согласие правообладателя может следовать из его договора (иных взаимоотношений) с другим лицом, у которого непосредственно приобретается товар.

Иными словами, если из договора поставки (купли-продажи) следует, что товар приобретается для ввоза в Российскую Федерацию и договор заключен с самим правообладателем, согласие следует считать заведомо полученным. Если же такой договор заключается с другим лицом, такое согласие может следовать из договора этого лица с правообладателем (например, если договор поставки этого лица с правообладателем предусматривает право этого лица поставлять товары, маркированные товарным знаком правообладателя, в Россию) или характера их взаимоотношений. Однако в последней ситуации в случае возникновения спора с правообладателем решить, вытекает ли из его договора с другим лицом, продавшим товар для ввоза на территорию Российской Федерации, разрешение на это, может только суд.

С текстами документов, упомянутых в ответе экспертов, можно ознакомиться в справочной правовой системе ГАРАНТ .

Согласно нормам ГК РФ разрешение правообладателя на использование произведений науки, литературы и искусства может быть оформлено в виде лицензионного договора, в том числе открытой лицензии. Использование произведений науки, литературы и искусства не предполагает встречного имущественного предоставления со стороны лица, их использующего. Разрешение правообладателя предполагает неоднократное использование указанного в нем произведения.
Возможно ли оформление разрешения на безвозмездное использование в виде письма (письменного разрешения), выданного конкретному субъекту, с указанием способа и других условий использования?

Произведения литературы, науки и искусства являются объектами авторских прав, к которым относится, в частности, исключительное право, признаваемое и охраняемое в соответствии с правилами части четвертой РФ ( , ГК РФ).
Согласно ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.
ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на интеллектуальную собственность, если РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Та же норма устанавливает, что лица, не являющиеся правообладателями, не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных РФ. Использование без согласия правообладателя принадлежащей ему интеллектуальной собственности (в том числе использование способами, предусмотренными РФ) влечет гражданско-правовую ответственность, за исключением случаев, когда такое использование возможно без согласия правообладателя.
Правила о распоряжении исключительным правом содержатся в ГК РФ. В соответствии с п. 1 этой статьи правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Причем лицензионным договором считается любой договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме. Исключение составляет договор, который заключается в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект ( ГК РФ).
По лицензионному договору о предоставлении права использования произведения одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах ( ГК РФ). По смыслу , ГК РФ пределы осуществления права использования произведения предполагают согласование сторонами конкретных способов использования лицензиатом этого результата интеллектуальной деятельности.
Из вышеизложенного следует, что законодательство не ограничивает способы использования правообладателем интеллектуальной собственности, равно как и способы распоряжения ею. Возможность такого использования, в том числе распоряжения, ограничивается только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. По смыслу , ГК РФ заключение лицензионного договора не является единственной формой выражения согласия правообладателя на использование другим лицом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Законодательство не запрещает правообладателю предоставлять разрешение (выражать согласие) на использование принадлежащей ему интеллектуальной собственности другим лицом путем направления этому лицу письма, содержащего такое разрешение (согласие). По нашему мнению, наличие разрешения правообладателя, в том числе выраженное в письме, само по себе подтверждает правомерность использования интеллектуальной собственности. Этот вывод можно подтвердить и правоприменительной практикой (обнаруженные нами примеры, в основном, касаются использования товарного знака, однако в силу общности правового регулирования отношений по использованию интеллектуальной собственности изложенные в судебных актах выводы могут быть применимы и в ситуации, аналогичной рассматриваемой нами). Так, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в от 30.08.2010 N 17АП-7699/10 указал, что распоряжение правообладателя принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак может быть осуществлено не только в форме совершения договора, но и посредством согласования или последующего одобрения совершенных каким-либо лицом действий по использованию товарного знака. Такого рода согласование или одобрение также обеспечивает легитимность использования товарного знака. Суд также отметил, что законодательство не предусматривает обязательности оформления согласованного с правообладателем разового использования товарного знака посредством совершения лицензионного договора. К схожим выводам пришел Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в от 24.08.2012 N 13АП-13026/12. Арбитражный суд г. Москвы в решении от 10.04.2014 по делу N А40-106446/2012 признал правомерным использование товарного знака в отсутствие лицензионного соглашения на основании уведомления правообладателя.
Вместе с тем следует отметить, что вид договора, которым стороны оформляют возникающие между ними правоотношения, должен соответствовать характеру этих правоотношений. Если между участниками гражданского оборота возникают правоотношения, которые соответствуют правовой природе лицензионного договора, к ним должны применяться правила РФ о лицензионном договоре. Согласие (разрешение) правообладателя на использование тем или иным лицом принадлежащей данному правообладателю интеллектуальной собственности по существу означает предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, поскольку речь идет о выражении волеизъявления на использование другим лицом интеллектуальной собственности тем или иным способом. Иным способом распоряжения исключительным правом, допускаемым исходя из ГК РФ, может быть, например, передача исключительного права в залог ( ГК РФ). Однако предоставление права использования интеллектуальной собственности, в том числе произведения литературы, науки или искусства, соответствует предмету лицензионного договора ( , ГК РФ), поэтому, с нашей точки зрения, оно должно оформляться именно путем заключения лицензионного договора.
Косвенное подтверждение тому можно обнаружить и в судебной практике. Так, ФАС Северо-Западного округа в от 11.07.2012 N Ф07-130/12 указал, что одностороннее письменное разрешение правообладателя на использование принадлежащего ему товарного знака в отсутствие письменного договора не может расцениваться как результат волеизъявления этого лица на передачу исключительных либо неисключительных прав на товарный знак на возмездной либо безвозмездной основе. По существу к аналогичному выводу пришел Второй арбитражный апелляционный суд в от 24.02.2010 N 02АП-6636/2009.
Правила РФ не предусматривают, что лицензионный договор может быть заключен только путем составления одного документа, подписанного сторонами. Следовательно, к способу заключения такого договора применяются общие правила , ГК РФ, которые допускают заключение гражданско-правового договора в том числе путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Кроме того, письменная форма договора (по общему правилу обязательная для лицензионного договора о предоставлении права использования произведения в силу , ГК РФ), как правило, считается соблюденной, если лицо, получившее письменное предложение заключить договор (оферту), в срок, установленный для акцепта (ответа о принятии оферты), совершило действия по выполнению указанных в этой оферте условий договора ( , ГК РФ).
Отсюда следует, что, если письмо правообладателя (либо лицензиата, получившего соответствующее согласие от правообладателя) содержит все существенные условия лицензионного договора ( ГК РФ), о заключении лицензионного (сублицензионного) договора может свидетельствовать совершение некоммерческой организацией действий по выполнению условий, указанных в этом письме. Заметим, что судебная практика не отрицает (а в некоторых случаях и прямо подтверждает) возможность заключения лицензионного договора путем совершения лицензиатом действий, свидетельствующих об акцепте условий оферты правообладателя (смотрите ФАС Западно-Сибирского округа от 01.09.2011 N Ф04-4684/11, ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 N , Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2014 N 09АП-21463/14, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2013 N 11АП-2129/13, решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.05.2016 по делу N А56-2773/2016).
Вместе с тем подчеркнем, что в спорной ситуации вопрос о том, является ли лицензионный договор заключенным, соблюдена ли письменная форма договора, требуемая для договоров данного вида, будет предметом судебной оценки. Несоблюдение письменной формы лицензионного договора влечет его недействительность ( ГК РФ). Хотя при таких обстоятельствах правообладатель, давший согласие на использование произведения, на наш взгляд, не вправе будет предъявлять требования, вытекающие из нарушения его интеллектуальных прав ( , ГК РФ, смотрите в связи с этим Московского городского суда от 26.03.2014 N 33-9594/14), он не лишен будет права потребовать применения последствий недействительности сделки ( ГК РФ), в том числе возмещения стоимости использования интеллектуальной собственности. Поэтому способом, позволяющим избежать споров о соблюдении требования о письменной форме лицензионного договора, как нам представляется, является заключение такого договора путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Обратим внимание, что законодательство по общему правилу запрещает безвозмездно предоставлять право использования интеллектуальной собственности только в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии ( ГК РФ).
Отметим также, что лицензиат не является правообладателем и в силу этого не вправе предоставлять другим лицам право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации иначе, как на основании сублицензионного договора ( , ГК РФ).

К сведению:
Обращаем Ваше внимание на то, что к ситуации, изложенной в вопросе, неприменимы положения ГК РФ о предоставлении права безвозмездного использования результата интеллектуальной деятельности на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока, а также положения ГК РФ об открытой лицензии, поскольку приведенные нормы касаются тех ситуаций, когда право использования результата интеллектуальной деятельности предоставляется неограниченному кругу лиц. В рассматриваемом же случае право использования произведения литературы, науки или искусства будет предоставляться лишь одному определенному лицу.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Широков Сергей

Ответ прошел контроль качества

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.