Передача прав интеллектуальной собственности по договору. Передача права интеллектуальной собственности. Иные способы распоряжения исключительным правом
В этом случае первоначальный собственник объекта полностью передает все без исключения свои права приобретателю. Наряду с правами на приобретателя переходят и обязанности, связанные с объектом. К таким обязанностям относится обязанность соблюдения договоров, в которых третьим лицам предоставлено право использования приобретенного объекта интеллектуальной собственности (договоры коммерческой концессии или франчайзинга, а также лицензионные договоры).
Также отчуждение исключительных прав называется уступкой исключительных прав. Внимание! Не стоит путать данное определение с уступкой права на получение патента или свидетельства на средство индивидуализации, которая может быть произведена еще до регистрации объекта интеллектуальной собственности.
Стоит помнить, что сторонами в ряде договоров, связанных с передачей исключительных прав на патенты и средства индивидуализации, могут быть только юридические лица и предприниматели (договор коммерческой концессии, лицензионный договор и договор отчуждения, по которым передаются товарные знаки или иные средства индивидуализации). Обратите внимание: договоры, в которых сторонами являются юридические, лица могут быть только возмездными.
Еще одной отличительной чертой передачи прав на интеллектуальную собственность становится их обязательная государственная регистрация в Федеральном институте промышленной собственности.
Передача прав на товарный знак
Передача прав на товарный знак может быть осуществлена с помощью оформления нескольких видов договоров:
- Лицензионного договора , по которому товарный знак передается во временное пользование. В случае, когда происходит передача прав на торговую марку по лицензионном договору, владелец знака может предоставить возможность использовать свой зарегистрированный бренд только в части защищенных классов МКТУ или же на ограниченной территории. Также правообладатель может предоставить возможность использовать свой товарный знак сразу нескольким компаниям.
- Договор коммерческой концессии (франчайзинга) . В рамках одного договора франшизы правообладатель может передать в пользование не только товарные знаки, но и патенты, ноу-хау, коммерческое обозначение, а также иные объекты интеллектуальной собственности.
- Договор отчуждения товарного знака . Производится передача всех прав на товарный знак без исключения. В этом случае первоначальный правообладатель утрачивает любые права на товарный знак. Также договор отчуждения называют договором купли-продажи товарного знака.;
- Договор залога товарного знака . Товарный знак передается в залог как обеспечение займа денежных средств.
Договор на передачу авторских прав на произведения
Договорные отношения в сфере авторских прав регулируются несколькими видами договоров. В связи с тем, что право на произведение возникает с момента его создания, а не с момента его государственной регистрации, обязательная регистрация договоров по передаче объектов авторских прав отсутствует. Исключением является договор отчуждения исключительных прав на программу ЭВМ, который все же должен пройти государственную регистрацию, если сама программа ЭВМ зарегистрирована в Роспатенте.
Договор об отчуждении исключительного права на произведение
Договор предусматривает передачу авторских прав на произведение к приобретателю в полном объеме, в отношении любых видов использования на территории мира. Приобретатель получает право распоряжаться приобретенным имуществом, не ограничиваясь какими-либо рамками.
Узнать подробнее об особенностях или заказать услуги.
Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения
Правообладатель или автор произведения может предоставить приобретателю исключительную или неисключительную лицензию. Согласно общему правилу, лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме, однако, для передачи произведений предусмотрены исключения. В устной форме может заключаться лицензионный договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, а также в форме может заключаться договор о предоставлении права использования программы ЭВМ и базы данных.
Издательский лицензионный договор
Данный вид договора заключается между автором и лицом, которое будет производить издание произведения. Издание произведения должно произойти в установленный в договоре срок. В случае, если произведение не опубликовано в срок, автор может расторгнуть с издателем договор без возмещения причиненных убытков.
Договор авторского заказа
Договор авторского заказа произведения отличается от всех остальных договоров тем, что автор произведения и будущий его правообладатель могут заключить договор о передаче прав на произведение еще до создания такого произведения. Договором авторского заказ определяется результата, который должен быть получен по итогам исполнения, а также срок исполнения такого договора. За ненадлежащее исполнение договора заказчик может привлечь автора к ответственности, предусмотренной в договоре.
Что льготируется?
С 1 января 2008 г. вступила в силу новая льгота по НДС, предусмотренная подп.26 п.2 ст.149 НК РФ, которая освобождает от НДС операции по реализации исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.Перечень охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации содержится в ст.1225 части четвертой ГК РФ. К ним относятся:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Новая льгота распространяется на операции по реализации прав не на все виды результатов интеллектуальной собственности, предусмотренные ст.1225 ГК РФ, а только на те, которые явно перечислены в подп.26 п.2 ст.149 НК РФ:
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- программы для ЭВМ;
- базы данных;
- топологии интегральных микросхем;
- секреты производства (ноу-хау).
Новая льгота по НДС распространяется на передачу как исключительных, так и неисключительных прав на объекты, перечисленные в подп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
С 1 января 2008 г. передача исключительного права правообладателем осуществляется по договору об отчуждении исключительного права.
По такому договору правообладатель передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме приобретателю (п.1 ст.1234 ГК РФ).
Договор должен быть заключен в письменной форме, зарегистрирован в патентном органе (если это предусмотрено законом) и без такой регистрации будет недействительным. Исключительное право переходит к приобретателю в момент регистрации договора (п.4 ст.1234 ГК РФ).
Исключительное право передается только в полном объеме, без каких-либо оговорок. Это условие должно быть обязательно включено в текст договора. Если этого условия в договоре нет, то он считается лицензионным договором (п.3 ст.1233 ГК РФ).
По общему правилу договор об отчуждении исключительного права является платным, хотя стороны могут договориться и о бесплатном отчуждении исключительного права. Если в договоре нет специального условия о его безвозмездности, то он будет признан незаключенным. При этом общие правила п.3 ст.424 ГК РФ об определении цены, если ее размер не указан в договоре, не применяются.
Передача неисключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется на основании лицензионных договоров.
По лицензионному договору обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования такого результата в определенных договором пределах (п.1 ст.1235 ГК РФ).
Лицензиату может быть предоставлена как простая (неисключительная) лицензия (с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам), так и исключительная лицензия (без сохранения за лицензиаром права на выдачу лицензий другим лицам).
Пунктом 1 ст.1238 ГК РФ предусмотрено, что при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу, заключив с ним сублицензионный договор
. При этом к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.
Поскольку сублицензионный договор удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым ГК РФ к лицензионному договору, льгота, предусмотренная подпунктом 26 п.2 ст.149 НК РФ, должна распространяться и на сублицензионные договоры. Аналогичного мнения придерживается и Минфин России (письмо от 25.12.2007 № 03-07-11/640 доведено до сведения налоговых органов письмом ФНС России от 06.03.2008 № 03-1-03/758@).
Таким образом, с 1 января 2008 г. не облагается НДС реализация прав по договорам об отчуждении исключительного права, а также по лицензионным и сублицензионным договорам.
При этом передача прав на использование результатов интеллектуальной деятельности на основании указанных договоров не облагается НДС независимо от способа передачи результатов интеллектуальной деятельности (письма Минфина России от 18.08.2008 № 03-07-07/79, от 14.05.2008 № 03-07-07/55).
Например, при заключении лицензионного договора на передачу прав на программу для ЭВМ лицензиар может передать лицензиату экземпляры программ на материальных носителях (например, дисках). Передача таких материальных носителей в этом случае не облагается НДС при условии, что их стоимость учтена в стоимости прав, передаваемых по лицензионному договору (письмо Минфина России от 12.05.2008 № 03-07-08/110).
Поскольку рассматриваемая льгота появилась только в 2008 году, возникают вопросы о порядке исчисления НДС по договорам на передачу прав, заключенным до 1 января 2008 г.
Порядок исчисления НДС при появлении новых льгот определен в п.8 ст.149 НК РФ. Он предполагает применение при реализации товаров (работ, услуг) того порядка налогообложения, который действовал на дату их отгрузки вне зависимости от даты их оплаты.
Отметим, что в этом пункте нет упоминания об имущественных правах.
Однако, на наш взгляд, при реализации имущественных прав должен применяться тот же принцип. И операции по передаче имущественных прав должны облагаться НДС по тем правилам, которые действовали на момент передачи вне зависимости от даты оплаты. При этом дата заключения договора значения не имеет (важен именно момент передачи прав). Если права на использование объектов интеллектуальной собственности переданы до 1 января 2008 г., то вознаграждение должно облагаться НДС. Если же передача прав имела место после 1 января 2008 г., то вознаграждение за передачу прав не должно облагаться НДС, независимо от того, когда оно получено.
Минфин России в целом придерживается аналогичной точки зрения, однако чиновники квалифицируют передачу прав на объекты интеллектуальной собственности как оказание услуг. Соответственно, по их мнению, вопрос о порядке исчисления НДС должен решаться в зависимости от момента фактического оказания таких услуг (письмо Минфина России от 03.06.2008 № 03-07-07/66).
В этом случае возникает вопрос о том, что считать моментом оказания услуг по передаче прав? Из различных разъяснений Минфина России можно сделать вывод, что моментом оказания таких услуг чиновники считают период, к которому относятся права. Например, организация в 2007 году заключила лицензионный договор на передачу неисключительных прав на программу для ЭВМ сроком на 5 лет. Договором предусмотрена ежемесячная выплата вознаграждения. Исходя из позиции Минфина России, вознаграждение за период до 1 января 2008 г. должно облагаться НДС, а вознаграждение за пользование правами за периоды после 1 января 2008 г. уже подпадает под льготу (см. письма Минфина России от 21.02.2008 № 03-07-08/36, от 05.03.2008 № 03-07-08/55, от 17.04.2008 № 03-07-07/43).
В каких ситуациях льготы нет?
Льготный режим налогообложения не распространяется на реализацию работ по созданию программ для электронных вычислительных машин в целом или отдельных частей таких программ, выполняемых по договорам подряда. Поэтому такие операции облагаются НДС в общеустановленном порядке (письма Минфина России от 24.06.2008 № 03-07-07/69, от 29.12.2007 № 03-07-11/648). Причем, из письма от 24.06.2008 можно сделать вывод о том, что, по мнению Минфина России, льгота не применяется даже в том случае, если условиями договора подряда предусмотрено, что к заказчику переходит исключительное право на использование созданной программы.
Кроме того, льгота не распространяется на услуги по разработке и модификации программного обеспечения, а также передачу прав на них на основании смешанного договора (письмо Минфина России от 02.06.2008 № 03-07-08/134).
По мнению Минфина России, льгота не распространяется и на случаи продажи экземпляров программ на основании договоров купли-продажи, в том числе в розничной торговле (см. письма от 05.03.2008 № 03-07-08/55, от 15.01.2008 № 03-07-08/07, от 29.12.2007 № 03-07-11/649).
Обосновывается эта позиция следующим.
Пунктом 3 ст.1286 ГК РФ предусмотрена возможность заключения лицензионных договоров о предоставлении права использования программ для ЭВМ или базы данных путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программ или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программ или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора.
Поскольку на момент приобретения в розничной торговле экземпляров программ в товарной упаковке эти программы не используются, то лицензионный договор путем заключения договора присоединения в этот момент еще не заключен.
На основании приведенных выше рассуждений чиновники делают вывод о том, что операции по передаче прав при реализации программ в товарной упаковке подлежат обложению НДС, если на момент реализации не заключается лицензионный договор в письменной форме (письма Минфина России от 21.02.2008 № 03-07-08/36, от 29.12.2007 № 03-07-11/648).
Передача прав оформляется договором, именуемым по иностранной аналогии лицензией. Это понятие необходимо отличать от понятия лицензии в административной сфере, где лицензия - это специальное государственное разрешение на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Виды деятельности, на которые выдаются такие лицензии, исчерпывающе определены в законодательстве и к интеллектуальной собственности не имеют никакого отношения. В сфере интеллектуальной собственности этот термин используется в ином смысле - лицензия предполагает гражданско-правовой договор между правообладателем и пользователем (строго юридически, между лицензиаром и лицензиатом). Предметом такого договора является предоставление разрешения использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Лицензионный договор может предусматривать:
предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (неисключительная лицензия);
предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не охватываемой лицензией, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия).
Если в лицензионном договоре не указано, какая лицензия предоставляется (исключительная или неисключительная), то она предполагается неисключительной.
Как уже было сказано, право интеллектуальной собственности призвано закрепить баланс между интересами "творцов" и пользователей. А баланс предполагает, что исключительное право предоставляется лишь на определенный срок, по истечении которого каждый может беспрепятственно пользоваться результатами интеллектуальной деятельности. Однако закон может предусматривать продление этого срока (например, для товарных знаков). Можно утверждать, что исключительные права на объекты авторского права и смежных прав всегда ограничены во времени, однако исключительные права на некоторые объекты права промышленной собственности могут быть продлены неограниченное число раз (например, для товарных знаков, что обусловлено их функцией). На такие же объекты права промышленной собственности, как изобретение, полезная модель и некоторые другие, исключительные права предоставляются на определенный срок.
Важная характеристика исключительных прав заключается в том, что они территориально ограничены. Исключительные права охраняются только на территории определенной страны, а в силу международных договоров охрана может предоставляться и в других государствах. Об этой особенности необходимо всегда помнить, даже учитывая то, что в настоящее время действует ряд многосторонних международных договоров, нацеленных на предоставление охраны во многих государствах одновременно. При передаче права на объект интеллектуальной собственности в договоре обязательно должна быть указана территория государства (государств), на которую распространяются передаваемые права.
Развитие интеллектуальной собственности обусловило создание международной межправительственной организации в этой сфере - Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) со штаб-квартирой в Женеве.
ВОИС призвана содействовать охране интеллектуальной собственности в сотрудничестве с государствами и в соответствующих случаях во взаимодействии с международными организациями, а также обеспечивать административное сотрудничество Парижского союза по охране промышленной собственности, Бернского союза по охране прав авторов на литературные и художественные произведения, Мадридского союза по международной регистрации знаков, Гаагского союза по международному депонированию промышленных образцов, а также других союзов и международных соглашений по охране интеллектуальной собственности, административные функции которых выполняет ВОИС.
Основными функциями ВОИС являются содействие заключению новых международных договоров и гармонизации законодательств, сбор и распространение информации, относящейся к охране интеллектуальной собственности, осуществление, поощрение исследований в этой области, а также обеспечение деятельности служб, облегчающих международную охрану интеллектуальной собственности и в определенных случаях проведение процедуры международной регистрации в этой области.
Организация появилась в результате принятия в 1967 году конвенции, учреждающей ВОИС. В преамбуле к конвенции, в частности, сказано, что государства принимают ее, "стремясь, в целях поощрения творческой деятельности, содействовать охране интеллектуальной собственности во всем мире". Это означает, что государства ставят технический прогресс в зависимость от охраны интеллектуальной собственности.
К объектам интеллектуальной собственности, признаваемым конвенцией относятся:
литературные, художественные и научные произведения;
исполнения артистов, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи;
изобретения во всех областях человеческой деятельности;
научные открытия;
промышленные образцы;
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения.
Этот перечень не является исчерпывающим - "интеллектуальная собственность" включает права в отношении всех других объектов, относящихся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. Примечательно, что в списке присутствует и такой объект, как "научное открытие", охраны которому нет практически ни в одном государстве.
В ВОИС входит более 170 государств, и можно говорить о том, что это одна из самых массовых международных межправительственных организаций. СССР являлся членом ВОИС с 1970 года, а Российская Федерация является таковым в качестве его правопреемника.
Если в общих чертах попытаться ответить на вопрос, насколько законодательство об интеллектуальной собственности различных стран отличается от российского, то в целом можно сказать, что в развитых странах правовое регулирование в этой сфере достаточно унифицировано. В большей степени это касается авторского права, поскольку тут процесс унификации начался еще в конце XIX века, со времен принятия Бернской конвенции и учреждения Бернского союза. В последнее десятилетие унификация продолжается, особенно активно принимаются новые договоры, к некоторым присоединяется Россия. Еще большее единообразие наблюдается в законодательстве стран СНГ.
В сфере охраны промышленной собственности успехи унификации не столь значительны, и, например, в вопросах охраны товарных знаков (торговых марок) российская система законодательства и правоприменительная практика несколько отличается от существующей в США и Англии, где полноценной охраной пользуются так называемые "общеизвестные торговые марки".
В связи с тем, что форма внешнеэкономической сделки, одной из сторон которой является российское , подчиняется независимо от места совершения этой сделки российскому праву, при оформлении договорных отношений необходимо выполнить требования, установленные нормами Российского Законодательства.
Напоминаем, что при оформлении внешнеторговой сделки установлена обязательность ее заключения в письменной форме.
Данное требование вытекает из пункта 3 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки.
В соответствие со статьей 138 ГК РФ, интеллектуальная собственность юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности может использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя. Разрешение правообладателя на использование информации или иной интеллектуальной собственности третьими лицами оформляется гражданско-правовыми договорами: о передаче (уступке) исключительных прав или предоставлении лицензии (исключительной, неисключительной) на использование объектов.
ДОГОВОР УСТУПКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
При заключении договоров уступки права на результаты интеллектуальной деятельности все права на объекты интеллектуальной собственности передаются правопреемнику, который становится правообладателем со всеми вытекающими правами и обязанностями. Уступка исключительного права на товарный знак, знак обслуживания осуществляется в соответствии со статьями 25, 27 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
В отличие от лицензионных договоров, рассматриваемых ниже, уступка предусматривает смену правообладателя с передачей последнему всех исключительных прав. Однако товарный знак может быть уступлен на часть товаров, для которых он зарегистрирован. При уступке товарного знака у него появляется новый владелец, который может со своей стороны разрешать или запрещать пользоваться этим товарным знаком другим лицам. Следует отметить, что договором об уступке товарного знака в отличие от лицензионного договора не требуется выставлять условие новому владельцу об изготовлении продукции надлежащего качества.
Одной из форм, регулирующих отношения между правообладателем (лицензиаром) и пользователем (лицензиатом), является , позволяющий лицензиату использовать отдельные объекты интеллектуальной собственности в объеме, предусмотренном договором. К этой категории относятся договор на передачу готовых научно - технических разработок - технологий, конструкций, содержащих незапатентованные технические решения, дизайн и тому подобное. Элементы лицензионного договора могут включаться в другие гражданско-правовые договоры (на выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ, подряда, о создании акционерного общества и другое). Во всех договорах, предусматривающих передачу прав на использование сведений, составляющих коммерческую тайну, на пользователя должна быть возложена обязанность по соблюдению ее конфиденциальности.
Порядок применения данной формы договора регулируется Патентным Законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3517-1. Патентная предоставляет право на использование патента, определяет объем передаваемых прав, территорию и период его использования, а также форму платежа. Право собственности на охраняемый патентом объект промышленной собственности остается у лицензиара. В зависимости от объема передаваемых прав, лицензия, передаваемая по лицензионному договору, может быть исключительной или неисключительной. При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляет лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление аналогичных лицензий третьим лицам. По исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. К примеру, исключительная лицензия на одну и ту же технологию может быть предоставлена нескольким субъектам, если не совпадают территории действия переданных им прав и их права взаимно не пересекаются.
Таким образом, при заключении сделок в отношении объектов интеллектуальной собственности имеется возможность составить одновременно несколько лицензионных договоров и передать неисключительные права нескольким лицензиатам.
В данной категории коммерческих соглашений используется также лизинг (аренда) лицензий. Лизингом является аренда исключительного права на пользование патентом или иным объектом промышленной собственности на определенной территории, используемым в производственных или коммерческих целях лизингодержателем при сохранении прав собственности за арендодателем.
В главе 54 ГК РФ определен порядок оформления договорных отношений по заключению сделок на использование объектов интеллектуальной собственности в форме коммерческой концессии. Форма данного договора используется при предоставлении правообладателем пользователю комплекса исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности, что позволяет рассматривать этот договор как разновидность лицензионных договоров. Так, согласно статье 1027 ГК РФ в комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, может быть включено право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, товарный знак, знак обслуживания, на использование деловой репутации и коммерческого опыта и другие предусмотренные договором объекты исключительных прав.
Условиями договора коммерческой концессии правообладатель может предусмотреть возможность передачи прав пользователем другим лицам в субконцессию. К тому же, договор может быть составлен так, что в нем сразу предусматривается обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии. Договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается.
Как лицензионный договор, так и договор коммерческой концессии являются возмездными. Вознаграждение по договорам может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей (роялти), отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.
Более подробно с вопросами, касающимися внешней торговли интеллектуальной собственностью, Вы можете познакомиться в книге ЗАО «BKR Интерком-Аудит» «Внешняя торговля интеллектуальной собственностью. Роялти».
