Предметом лицензионного договора является. Гражданское право. Юридическая поддержка при составлении и регистрации лицензионных и сублицензионных договоров

Компания планирует использовать объект исключительных прав, который принадлежит другому лицу. Для этого с правообладателем подписывают лицензионный договор. Что учесть при подготовке сделки.

Лицензионный договор как способ временного получения прав на объект

Лицензионный договор позволяет правообладателю временно передавать другим лицам ограниченный объем прав на использование того или иного объекта интеллектуальной собственности. В статьях 1235 – 1239 ГК РФ изложены юридические аспекты сделок данного типа. В рамках сделки компания распоряжается каким-либо произведением, программным обеспечением, товарным знаком правообладателя и т. п. Лицензионный договор – это возможность пользоваться объектом без необходимости покупать права на него целиком.

Сторонами лицензионного договора являются лицензиар (правообладатель) и лицензиат (лицо, которое получает права по договору). В соглашении указывают, в каком объеме и на каких условиях лицензиар предоставляет контрагенту права на использование объекта. В частности, оговаривают вознаграждение в пользу лицензиара и срок действия договора.

Что такое лицензионный договор, можно пояснить на примере. Российская компания является дистрибьютором программного обеспечения . Чтобы получить права на распространение ПО, ей потребуется договор с правообладателем. Причем в документе следует предусмотреть право на воспроизведение программного продукта. На основании такого договора компания сможет заключать лицензионные соглашения с потребителями.

При подготовке к сделке необходимо проверить:

1. Согласованность существенных условий лицензионного договора. В частности, его предмет (ст. 1235 ГК РФ).
2. Лицензию какого типа получает лицензиат.
3. По какой схеме нужно будет выплачивать вознаграждение правообладателю.
4. Возможности досрочного расторжения сделки.

Виды лицензионных договоров и особенности соглашения

Вид лицензионного договора зависит от характера лицензии , которую предоставляют лицензиату (п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Согласно закону лицензия может быть:

1. Простой (неисключительной). Это значит, что лицензиар сможет заключать в отношении объекта аналогичные соглашения с иными лицами и передавать контрагентам такой же объем прав. Если в документе нет специальных указаний, лицензия считается простой (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).
2. Исключительной. После подписания такого договора лицензиар не вправе заключать аналогичные с другими лицензиатами. Также по общему правилу он сам временно лишается возможности использовать объект в рамках, в которых его будет использовать лицензиат. О сохранении этой возможности в договоре необходимо указать особо (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

При подготовке лицензионного договора стороны лицензионного договора вправе совместить условия договоров разных видов (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

Существенные условия лицензионного договора

Лицензионный договор – это договор о передаче части прав на использование интеллектуальной собственности, а также об условиях такого использования. Договор считают действительным, если стороны согласовали все существенные условия (ст. 432 ГК РФ). В данном случае к существенным относятся условия:

1. О предмете договора.
2. О способах использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в отношении которых заключают договор.
3. О цене договора (ст. 1235 ГК РФ).

При проверке текста соглашения убедитесь, что условия точно указали и корректно сформулировали. В разделе о предмете нужно максимально конкретно описать, в отношении какого объекта заключают договор. Перечислите индивидуализирующие признаки этого объекта. Также необходимо перечислить, каким образом лицензиат вправе использовать объект. Если возможно, оформите материальный носитель с объектом в качестве одного из приложений к лицензионному договору.

В условии о стоимости сделки нужно указать сумму или порядок определения суммы вознаграждения лицензиару. Схема зависит от специфики лицензионного соглашения: на какой именно объект передают права. Возможно несколько вариантов:

1. Однократная выплата.
2. Периодическое отчисление фиксированной суммы.
3. Начисление вознаграждения в виде процента от прибыли лицензиата.
4. Комбинированный способ. Например, первоначальная выплата фиксированного размера, а затем отчисления в виде процентов с дохода (абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Помимо этого, проверьте документ, который подтверждает право лицензиара распоряжаться объектом (патент и т. п.). Допустим, лицензиар получил права в результате сделки. В таком случае убедитесь, что сделка является действительной и переход права оформили без нарушений. Если окажется, что лицензиар распоряжался объектом незаконно, правообладатель может потребовать компенсацию и с лицензиата.

Лицензионное соглашение: условия, важные для лицензиата

Перед подписанием лицензионного договора нужно проверить условия, без которых сделка не будет иметь силы. Также есть условия, несогласованность которых не повлияет на признание договора, но которые важны для лицензиата. Например, условия:

• о сроке действия,
• об ответственности сторон,
• о возможности заключить сублицензионный договор,
• об одностороннем отказе,
• о порядке разрешения споров и т. д.

Так, срок действия лицензионного договора не может превысить срок исключительного права. Если право перестанет действовать, договор также прекратится. Если контрагенты не указали, на какой период заключают сделку, по общему правилу считают, что ее заключили на 5 лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Чтобы снизить риск споров, срок лучше указать.

Также вероятность споров уменьшится, если лицензиат оговорит, на каких условиях он вправе досрочно отказаться от сделки. Лицензиат может внести особые условия в текст (п. 1, п. 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 1233 ГК РФ). При отсутствии специальных положений правополучатель сможет отказаться от лицензионного договора, только если его заключили в отношении секретов производства (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах.

Соответственно, лицензионный договорможет являться как реальным и односторонне обязывающим, так и консенсуальным и двусторонним.

Сторонами лицензионного договора являются, с одной стороны, автор или иной правообладатель, который имеет исключительные или неисключительные права (с правом их передачи третьим лицам) на произведение, именуемый лицензиаром, а, с другой, - любое физическое или юридическое лицо, либо иные участники гражданского оборота, именуемый - лицензиатом.

Предметом лицензионного договора является право использования определенного произведения в установленных договором пределах, то есть на использование произведения определенными способами (например, путем воспроизведения, распространения, передачи в эфир и т. д.), на соответствующей территории (на территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в каком-либо ином государстве и т. д.) и в течение определенного договором срока.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования произведения, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

По лицензионному договору лицензиату разрешается использование произведения наравне с самим автором, обладателем , передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения аналогичным (тем же) способом.

При этом закон устанавливает, что права, передаваемые по лицензионному договору, считаются неисключительными, если в договоре право не установлено иное.

Предмет договора путем указания на произведение, право использования которого, предоставляется по договору;
способы использования произведения согласно ст. 1270 ГК РФ.

Лицензионный договорможет быть как возмездным, так и безвозмездным. В том случае, если договор является возмездным, цена является существенным условием договора, при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Так, в лицензионном договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода () либо в иной форме. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений.

В лицензионном договоре может быть указана территория, на которой допускается использование произведения. В случае если территория использования произведения в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять его использование на всей территории Российской Федерации.

Кроме того, стороны могут определить срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на произведение. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Лицензионный договор также может предусматривать:

Предоставление лицензиату права использования произведения с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
предоставление лицензиату права использования произведения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Кроме того, в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования произведения могут содержаться условия о предоставлении и исключительных, и неисключительных прав на использование произведения соответствующими способами. Например, лицензиаром может быть предоставлено исключительное право на перевод произведения на какой-либо иностранный язык и неисключительное право на распространение тиража произведения, изданного лицензиатом на основании лицензионного договора.

Соглашением сторон в лицензионном договоре могут предусматриваться и иные условия.

К обязанностям лицензиара по лицензионному договору является передача принадлежащих ему прав на использование произведения в объеме, предусмотренном договором приобретателю такого права, а также оригинала либо экземпляра произведения. Кроме того, в течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

В свою очередь, к обязанностям лицензиата относится:

Выплата вознаграждения лицензиару за передачу имущественных прав, если договором не предусмотрено иное;
представление лицензиару отчетов об использовании произведения, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную ГК РФ, другими законами или договором.

При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства, либо объектов смежных прав, лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

Обязанности пользователя относится также обеспечение соблюдения всех личных неимущественных прав автора, не допущение искажений произведения без согласия автора, использование произведения в точном соответствии с условиями договора.

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Действующее законодательство Российской Федерации выделяет отдельные виды лицензионных договоров.

Так, разновидностью лицензионного договора является издательский лицензионный договор(ст. 1287 ГК РФ). Если одной из сторон договора - лицензиатом - является издательство, на которое в соответствие с договором возложена обязанность издать произведение, лицензиат обязан начать использование произведения не позднее срока, указанного в договоре, либо в разумный срок, обычный для данного вида произведений и способа их использования.

При неисполнении этого условия лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким образом убытков и потребовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным договором в полном объеме.

При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким образом убытков и потребовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным договором в полном объеме.

Такой договор может быть расторгнут лицензиаром по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 450 ГК РФ, в которой указано, что договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в двух случаях, а именно:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором. Существенным условием в данном договоре является назначение срока для издания произведения.

Еще одной разновидностью лицензионного договора является сублицензионный договор (ст.1238 ГК РФ). Лицензиату предоставляется право на заключение данного договора, т.е. при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора. К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

При этом ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Новеллой в гражданском законодательстве является норма о принудительной лицензии (ст. 1239 ГК РФ). Лицензия, в соответствии с которой в случаях, предусмотренных ГК РФ, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу, является принудительной лицензией.

Свои особенности имеют лицензионные договоры по программным продуктам. Заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программ или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программ или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора.

Объект лицензионного договора – совокупность предусмотренных сторонами сделки способов использования охраняемых результатов интеллектуального труда либо средств индивидуализации хозяйствующих субъектов, товаров и услуг.

Характеристика объекта лицензионного договора

Блага, используемые в качестве объекта договора, должны быть оборотоспособными. Таковыми признаются всевозможные способы коммерческого и бытового использования результатов интеллектуального труда.

Возможность именоваться изобретателем полезной модели или творцом литературного произведения неотчуждаема. Передача права авторства стороннему лицу запрещена, отказ от него ничтожен (ст.1228 ГК). Оно не может стать объектом сделки.

Оговоренный лицензионным договором способ использования результата умственного труда должен быть осуществимым и соответствовать современному уровню техники. По общему правилу соглашение должно содержать описание методики или механизма допустимого применения его объекта.

Лицензиат вправе использовать переданное ему благо только способом, оговоренным письменным соглашением сторон.

К примеру, разрешение на использование музыкального произведения может касаться:

• прослушивания в быту;
• трансляции в радиопередачах;
• тиражирования;
• сбыта копий на определенной территории;
• использования при создании новых произведений – фильмов, постановок, мюзиклов.

Особенности объекта лицензионного договора

Различают объект и предмет сделки. Предметом лицензионного договора могут стать:

• в авторском праве – произведения;
• в области смежных прав – фонограммы;
• в патентном праве – изобретения.

Объектом лицензионного договора выступают возможности применения результата интеллектуального труда оговоренным способом в установленных пределах. Это способы использования произведений, исполнений, селекционных достижений.

Права лицензиата могут быть исключительными или неисключительными. В первом случае лицензиар обязуется воздержаться от передачи аналогичных прав кому бы то ни было в будущем. Во втором он сохраняет право самостоятельно использовать объект лицензионного договора и передавать его любым другим лицам без ограничений.

Лиценциат может быть уполномочен на заключение сублицензионных договоров.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Введение

Договор о передаче исключительных прав (уступки патента)

1. Понятие договора уступки патента
2. Юридическая характеристика договора
3. Существенные условия договора
4. Регистрация договора
5. Cтруктура договора

Лицензионный договор

1. Понятие лицензионного договора и нормативное регулирование
2. Объекты лицензионного договора
3. Виды лицензионных договоров
4. Существенные условия лицензионного договора
5. Структура лицензионного договора
6. Регистрация лицензионного договора

Введение

Имущественные авторские права (исключительное право или интеллектуальная собственность) могут переходить другим лицам в силу закона (наследование, ликвидация юридического лица), либо передаваться на основании договора (лицензионных договоров, договоров об уступке патента, авторских договоров или других договоров, предусмотренных законодательством об интеллектуальной собственности). Передача (трансфер) технологий является одной из неотъемлемых частей современного научно-технического прогресса. Исключительные патентные права на объекты промышленной собственности могут быть переданы полностью или частично.

Договор о передаче исключительных прав (уступки патента)

1. Понятие договора уступки патента.

1. Правовой формой передачи исключительных прав является договор об уступке патента. Договор об уступке патента является гражданско-правовым договором, хотя закон не дает его определения, а раскрывает лишь некоторые его признаки. В Патентном законе данному договору посвящен лишь один абзац - п.5 ст.10. Договор о передаче исключительных прав (уступке патента) - это соглашение, в соответствии с которым одна сторона (патентообладатель) обязуется передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) другой стороне (приобретателю патента). Патентообладатель может уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу.

2. Юридическая характеристика договора.

2. Договор является консенсуальным, т.е. считается заключенным с момента достижения соглашения сторон по всем существующим условиям. Как правило, договор осуществляется на платной основе, т.е. является возмездным, также он может быть и безвозмездным.

Договор является двусторонним, т.е. наделяет каждую из сторон правами и обязанностями.

3. Существенные условия договора.

3. Единственным существенным условием договора является его предмет. Предметом договора является передача юридического документа, удостоверяющего приоритет, авторство на объект и исключительное право на его использование. В договоре необходимо четко установить имя или наименование патентообладателя, название объекта прав, номер патента и дату приоритета запатентованного объекта.

Цена не является существенным условием данного договора, хотя в случае возмездной уступки патента она должна быть указана в договоре. Условие договора об определении размера и порядке выплаты вознаграждения за уступку патента не нуждается в такой регистрации и поэтому может быть предусмотрено сторонами в отдельном соглашении. Такой порядок позволяет сторонам соблюсти в случае необходимости допускаемую законом коммерческую тайну одного из существенных условий своей сделки. Вознаграждение за уступку патента может выплачиваться в форме либо единовременной твердой (паушальной) суммы, либо текущих платежей в виде части прибыли, получаемой покупателем от использования объекта патентных прав (роялти), либо сочетания паушальной суммы и роялти. Паушальная сумма обычно выплачивается в установленный срок после регистрации договора в Патентном ведомстве путем перевода вознаграждения на счет патентообладателя. Роялти уплачивается за каждый последующий (после первого года) год использования объекта промышленной собственности.

За не перечисление паушального вознаграждения договором может быть установлена неустойка в виде определенного процента от его суммы. При длительной просрочке патентообладатель вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков в полном объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду. В состав реального ущерба можно включить и все расходы, связанные с юридическим обслуживанием работ по подготовке проектов договоров об уступке патента и об определении размера и порядке выплаты вознаграждения за уступку патента.

Если договором предусматривается уплата роялти, в договор по желанию патентообладателя может быть включена обязанность покупателя по поддержанию в силе уступленного патента. В целях стимулирования покупателя к активному использованию патента в договоре в этом случае целесообразно также предусмотреть ответственность покупателя по возмещению убытков патентообладателя, возникших вследствие как не перечисления роялти, так и не поддержания в силе уступленного патента. Патент уступается по договору на оставшийся срок его действия. Продолжительность срока зависит от времени заключения договора: чем позже заключается договор после выдачи патента, тем короче этот срок. Зачастую права на патент передаются на основе передаточного акта, содержание которого сводится лишь к констатации того, что передающая сторона уступает, а принимающая принимает права по патенту.

4. Регистрация договора.

4. Договор подлежит обязательной регистрации в Роспатенте. Целью регистрации договора об уступке патента является пресечение возможных злоупотреблений патентообладателя в форме многократной продажи одного и того же патента. При не соблюдении правила о регистрации договор считается недействительным. Регистрации подлежат также изменения и расторжения договора об уступке патента.

В соответствии с п.3 ст.13 Патентного закона заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об это патентообладателя и Роспатент, гражданину РФ или российскому юридическому лицу.

5. Структура договора.

5. Договор об уступке патента должен обязательно содержать следующие условия: определение сторон; предмет договора; размер вознаграждения (или положение, подтверждающее наличие договорённости в этом отношении). Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не наделён полномочиями контроля за исполнением сторонами зарегистрированных договоров и вытекающих из этих договоров обязательств. Поэтому все споры, связанные с заключением и исполнением лицензионных договоров и договоров об уступки патента на изобретение, рассматриваются в судебном порядке (ст.31 Патентного закона РФ).

Целью заключения договора об уступке патента может служить желание приобретателя иметь в своих руках как можно больше прав на использование определенных технических и иных достижений. Мощные промышленные, строительные и другие фирмы, скупая патенты на отдельные достижения, добиваются высокого качества и привлекательности выпускаемых ими товаров, строящихся объектов и надежности технологии их производства. С другой стороны, некоторые патентообладатели, например научно-исследовательские, конструкторские и тому подобные организации, не занимающиеся промышленным использованием результатов своих разработок, приобретают патенты с намерением их последующей выгодной уступки производственным структурам.

Лицензионный договор

1. Понятие лицензионного договора и нормативное регулирование.

1. Лицензионный договор отличается от договора об уступке патента тем, что в рамках лицензионного договора происходит не полная, а лишь частичная передача исключительных прав патентообладателя. Лицензионный договор относится к разряду гражданско-правовых договор.

Лицензионный договор - это соглашение о предоставлении лицензии, по которому одна сторона (лицензедатель, или лицензиар) обладатель исключительного права предоставляет право на использование изобретения или иного технического достижения (лицензию), а другая сторона (лицензеполучатель, или лицензиат) обязуется вносить определенные платежи и осуществлять иные действия предусмотренные договором.

Юридическая характеристика лицензионного договора. Договор является консенсуальным, двухсторонним и, как правило, возмездным.

Стороны лицензионного договора:

Сторону, получившую лицензию, называют лицензиат;
- сторону, выдавшую лицензию - лицензиар.

Лицензедатель или лицензиар является обладателем исключительных прав и должен иметь правоустанавливающий документ, т.е. патент на объект интеллектуальной собственности.

Лицензионные договоры заключаются между субъектами Российской Федерации, а также между субъектами РФ и зарубежными партнерами.

Передача прав может осуществляться в различном объеме и с различными ограничениями которые оговариваются в договоре.

Лицензионный договор регламентирован Патентным законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3417-1 (ст. 13), Законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 (далее Закон о товарных знаках), Законом РФ "О селекционных достижениях" от 06 августа 1993 г. N 5605-1 (далее Закон о селекционных достижениях).

Согласно ст. 26 Закона о товарных знаках, право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

В соответствии со ст. 16 Закона О селекционных достижениях, по лицензионному договору (исключительной или неисключительной лицензии) патентообладатель (лицензиар) передает право на использование селекционного достижения другому лицу (лицензиату) в порядке расчетов, обусловленных договором, или безвозмездно.

2. Объекты лицензионного договора.

2. Объектом Лицензионного договора могут быть объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, топологические интегральные микросхемы, товарные знаки и секреты производства (ноу-хау).

3. Существенные условия лицензионного договора.

3. Существенным условием договора является его предмет - предоставление права на использование запатентованного объекта. Предмет должен быть сформулирован таким образом, чтобы определить объем передаваемых прав. Условия Лицензионного договора могут устанавливать территорию применения лицензии (часть государства, одно или несколько государств), форму использования объекта лицензии (производство изделий и (или) их продажа, применение технологии и т.д.), его объем в количественном отношении, срок применения (обычно от пяти до десяти лет), вознаграждение лицензиара и т.д. Лицензионный договор может быть и безвозмездным.

Цена договора не является существенным условием. Платежи и расчеты по лицензионным договорам зависят в основном от таких экономических критериев, как важность и ценность изобретения и ноу-хау, сопровождающего патент, величина капиталовложений на их приобретение, обязанность предоставления исключительных или неисключительных лицензий и т.д. Взаимные расчеты между сторонами могут осуществляться путем периодических процентных отчислений (роялти), паушных платежей (единовременно выплачиваемая твердая денежная сумма), допускается сочетание различных форм внесения платежей.

В Лицензионный договор, могут включаться условия, целью которых является реальное осуществление передаваемых прав, к ним относится передача приобретателю лицензии технической документации, оказания ему технической помощи путем посылки и приема специалистов, о поставке образцов машин и оборудования, взаимной информации сторон о внесенных в объект технических усовершенствованиях, об участии сторон в защите прав владельца лицензии против нарушения этих прав третьими лицами, о порядке разрешения споров по договору и др., которые дополнительно оплачиваются.

Основной обязанностью лицензиара является сохранение патента в силе, т.е. уплачивать пошлины, защищать в суде, оспаривать патент у 3-х лиц. Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Договором, может быть предусмотрено право лицензиара, заключать сублицензионные договоры.

Закон ничего не говорит о сроке лицензионного договора. Лицензионный договор может быть заключен без указания срока действия, т.е. на период действия патента, либо с указанием срока действия.

4. Виды лицензионных договоров.

4. Виды лицензионных договоров. Лицензионные договоры можно классифицировать по нескольким основаниям.

4.1. По предмету лицензионные договора делятся на:

Изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы.

4.2. По объему передаваемых прав:

Патентные лицензионные договоры. Они включают в себя передачу прав на объект, охраняемый патентами.

Беспатентные лицензионные договоры. Они включают передачу прав на объект, по которому была подана заявка, но патент еще не выдан, но есть решение на его выдачу, срок 1,5 года.

Простые лицензии. Лицензиар передает и разрешает использовать лицензиару право на запатентованный объект в пределах территории, обусловленных соглашением, и на определенный срок, оставляя за собой право как самому использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, так и предоставлять аналогичные лицензии другим лицам.

Полная лицензия. По такому договору, лицензиару передаются все права владельца интеллектуальной собственности (за исключением авторства) без каких-либо ограничений на весь срок действия охранного документа.

Исключительная лицензия. По такому договору лицензиату передаются права на владение объектом интеллектуальной собственности, но в пределах и на срок, оговоренный в соглашении. При этом сам лицензиар теряет все переданные права, в том числе и на передачу прав третьим лицам.

Неисключительная (простая лицензия). По такому договору лицензиату передается право на владение объектом интеллектуальной собственности на определенный срок и в оговоренных пределах, но при этом лицензиар сохраняет за собой право использовать их как самому, так и предоставлять третьим лицам права, в том числе на территории и в объеме, уже переданном лицензиату.

Возвратные лицензии. Такие договоры предусматривают встречную передачу лицензиаром лицензиату прав на усовершенствование объектов интеллектуальной собственности лицензиара.

Безотзывные лицензии. Таким договором предусматривается отказ лицензиара от возможности расторгнуть лицензионный договор за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Сублицензии. Лицензиат, обладающий правом на запатентованный объект в силу полной или исключительной лицензии, передает и разрешает использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец сублицензиату в объеме, обусловленном соглашением, и на определенный срок, в пределах предоставленных ему прав по полной или исключительной лицензии.

4.3. По свободе заключения договора:

Открытая лицензия. Объектом собственнсти лицензиара может воспользоваться любой желающий, заключив с владельцем договор о вознаграждении. Патентообладатель может подать в Роспатент заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Так, например, в п.1 ст. 19 Закона РФ от 6 августа 1993 г. N 5605-1 "О селекционных достижениях> сказано следующее,
- Принудительные лицензии. Предусмотрены случаи, когда предоставление лицензии осуществляется не добровольно, а принудительно. В случае, если запатентованные изобретения или промышленный образец не используются либо недостаточно используются патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, в течение четырех лет с даты выдачи патента, а запатентованная полезная модель - в течение трех лет с даты выдачи патента. Любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории РФ таких изобретения, полезной модели, или промышленного образца.

5. Структура лицензионного договора.

5. Структура лицензионного договора. Для подготовки лицензионного договора невозможно дать универсальных положений его структуры, т.к. Российское законодательство не дает четких критериев его содержания. Мировая практика выработала определенные формы построения лицензионного договора.

5.1. Определение объекта прав.

Необходимо четко определить предмет договора. Определение должно быть достаточно детальным, чтобы сотрудники лицензиара и лицензиата, а также третьи лица (например, судья в будущем процессе) могли точно определить, о каком объекте промышленной собственности идет речь.

5.2. Ограничения, налагаемые на лицензиара.

В данной статье лицензионного договора отразить объем передаваемых прав.

5.3. Сфера действия лицензии. Территория.

Обычно лицензионный договор отражает соглашение сторон в отношении географического распространения переданных лицензиату прав на использование произведения. Чаще всего указываются государственные границы.

Срок действия лицензии.

5.4. Вознаграждение, выплачиваемое лицензиару.

5.5. Заявления и гарантии, возмещение убытков и ограничение ответственности.

Заявления и гарантии. Лицензиару будет предложено включить в лицензионный договор серию "заявлений" и "гарантий", предназначенных для обеспечения лицензиату уверенности в том, что он получает по договору нечто, обладающее определенной ценностью, и сможет использовать полученные права, не опасаясь вмешательства третьих лиц. "Заявление" - это декларация о наличии или отсутствии определенных фактов и о том, что лицензиат может полагаться на эту декларацию, заключая договор. "Гарантия" сходна с заявлением: это декларация о наличии или отсутствии определенных фактов и о том, что такая ситуация будет продолжаться в течение всего срока действия лицензии. Заявления и гарантии обычно усилены положениями договора о возмещении убытков.

Возмещение убытков. Положение лицензионного договора о возмещении убытков служит лицензиату чем-то вроде "страхового полиса" на случай, если использование объекта нарушит права третьих лиц. В соответствии с положением о возмещении убытков лицензиар будет обязан возместить любые расходы, понесенные лицензиатом в случае нарушения данных ему гарантий. Так, лицензиар обязан возместить расходы лицензиата (включая оправданные расходы на юридические услуги), связанные с иском третьего лица о нарушении его права. По американскому праву этот вид условий договора называется "hold harmless clause" - положение о предотвращении вреда.

Ограничение ответственности. Естественно, лицензиар будет стремиться ограничить сферу своей ответственности за финансовые потери, которые может понести лицензиат. Такие ограничения могут содержаться в договоре в виде предельной суммы, на возмещение которой имеет право лицензиат, либо в виде перечисления определенных видов убытков, таких как неполученная прибыль. Договорное право соответствующей страны, например, Гражданский Кодекс РФ, может также ограничивать свободу сторон в установлении их прав и обязанностей на данный случай.

5.6. Нарушение прав третьими лицами.

В зависимости от вида предоставленной лицензии и при условии, что соответствующее право дозволяет не только уголовно-правовые, но и гражданско-правовые меры защиты, договор должен предусматривать порядок предъявления исков к третьим лицам, незаконно использующим объект договора.

5.7. Передача прав и сублицензирование.

Во многих случаях возникает вопрос о том, вправе ли лицензиат "передать" лицензионный договор (иными словами, передать свои права и обязанности по нему) или "сублицензировать" часть своих прав. Лицензионные договоры часто содержат условия о запрещении лицензиату передачи своих прав и обязанностей и выдачи сублицензий без предварительного согласия на то лицензиара. В этом случае в договоре следует предусмотреть, будет ли подобное требование распространяться на случаи слияния лицензиата с другой компанией или приобретения им компании.

5.8. Разрешение споров.

В международных лицензионных договорах необходимо определить вопросы о выборе применимого права.

6. Регистрация лицензионного договора.

6. Лицензионные договоры и договоры об уступке патента полежат регистрации в Роспатенте в соответствии со ст. 10 и 13 Патентного закона РФ и без такой регистрации считаются недействительными. Из числа ведомственных актов, устанавливающих правила о лицензионных договорах, необходимо назвать Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утвержденные приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64, а также Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении, утвержденные Роспатентом 30 ноября 1994 г.

Роспатент регистрирует также:

Изменения, касающиеся существенных условий договора;
- досрочное расторжение договора, заключенного с указанием срока его действия, а также расторжение договора, заключенного без указания срока его действия.

Сведения о зарегистрированном лицензионном договоре, зарегистрированных изменениях и дополнениях, а также расторжении лицензионного договора вносятся в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей, Государственный реестр промышленных образцов РФ. В официальном бюллетене Роспатента публикуются следующие сведения: дата и номер регистрации договора; определение сторон договора; предмет договора; объем передаваемых прав.

Только в отношении лицензионного договора, предметом которого являются секреты производства (ноу-хау), действующее гражданское законодательство не предусматривает процедуры регистрации. Собственно говоря, регистрация подобного договора противоречит самой природе этого объекта. Действующее законодательство относит ноу-хау к нераскрытой информации, при этом обязательным условием предоставления ей правовой охраны как раз и является неизвестность третьим лицам.

1. При составлении Авторского договора необходимо руководствоваться национальными нормативными актами и международными договорами, участницей которых является Российская Федерация. Правовые отношения в связи с созданием и использованием объектов авторского права регулируются также обычаями делового оборота.

К национальным законодательным актам относятся: Закон РФ от 09 июля 1993 г. N 5351-1 (далее - Закон об авторском праве), он распространяется на любые виды произведений науки, литературы и искусства, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения; Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-1 , он регулирует отношения, складывающиеся в связи с созданием, правовой охраной и использованием программных продуктов - программ для ЭВМ и баз данных; Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 , который содержит положения, относящиеся к применению норм авторского права в деятельности СМИ (выход в свет продукции СМИ, порядок распространения, условия использования произведений и др.); Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ; Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 209-ФЗ; Федеральный закон от 06 января 1999 г. N 7-ФЗ.

К международным договорам РФ в области авторских прав относятся: Всемирная конвенция об авторском праве от 06 сентября 1952 г. (в мае 1973 г. вступила в силу для СССР); Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09 сентября 1886 г. (участницей которой Российская Федерация стала 13 марта 1995 г.); Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.); Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.), Россия формально в ней не участвует, но в настоящее время ведутся работа по присоединению у данной Конвенции.

Авторский договор - это соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Взаимные права и обязанности сторон авторского договора касаются имущественных и связанных с ним личных неимущественных прав.

2. Действующее законодательство РФ не содержит классификации авторских договоров. Однако на практике применяются авторские договоры, сгруппированные по различным основаниям:

Издательский договор. Такой договор заключается между автором и издательством. В силу данного договора издательство получает право на определенный договором срок распространять произведение;

Постановочный договор. Такой договор используется для публичного исполнения музыкального или драматического произведения зрелищными организациями;
сценарный договор. Такой договор используется в области кино им телевидения;
договор на создание рекламы. Такой договор регулируется нормами Федерального закона от 18 июля 1995 г. .

В зависимости от объема передаваемых прав авторские договоры подразделяются на договора передачи исключительных и неисключительных авторских прав.

Выделяют авторские договоры, заключаемые с автором на уже созданное произведение или договор на создание произведения. Такай договор в соответствии с Законом об авторском праве как договор заказа (ст. 33). По договору заказа автор обязуется создать произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику.

3. Одним из важнейших, существенных условий договора является условие, о его предмете, который охватывает все то все то, по поводу чего заключается договор. Содержание предмета зависит от вида договора.

В Законе об авторском праве (п.1 ст. 31) предмет авторского договора определен как, передаваемые по договору. Если в авторском договоре не указан объем передаваемых прав, то такой договор может быть признан недействительным.

Способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору);
- срок, на который передается право;

Территория, на которой может осуществляться использование;

Размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты. Если договор заключен с участием иностранных лиц, то необходимо включить валютную оговорку;

Другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.

Если договор заказа составляется с участием иностранных лиц, то необходимо предусмотреть в таком договоре:

Аванс, размер которого определяется соглашением сторон;
- язык, на котором будет написано произведение;
- порядок предоставления рукописи (полностью или частями);
- примерный объем произведения;
- жанр, композиция и т.д.

Договоры о передаче прав на использование программ для ЭВМ и баз данных можно разделить на следующие виды:

Договор о полной уступке всех имущественных прав (полная лицензия);

Договор о передаче исключительных прав, т.е. неисключительная (простая) лицензия.

2. По способу использования передаваемых прав:

Договор на выпуск в свет (опубликование) программы для ЭВМ или базы данных;
договор на воспроизведение (изготовление одного или более экземпляров) программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в любой форме любыми способами;
договор на распространение программы для ЭВМ или базы данных;

Договор на модификацию программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой;

Договор на распространение программы для ЭВМ или базы данных путем предоставления доступа к воспроизведенной в любой материальной форме программе для ЭВМ и базы данных, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих целей;

Договор на иное использование программы для ЭВМ или базы данных.

Согласно ст. 13 Закона о программах для ЭВМ правообладатель всех имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных непосредственно или через своего представителя в течение срока действия авторского права может по своему желанию зарегистрировать программу для ЭВМ или базу данных путем подачи заявки в РосАПО.

Порядок регистрации регулируются Правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на официальную регистрацию программ для электронных вычислительных и баз данных, утвержденными приказом РосАПО от 05 марта 1993 г. N 7п и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявки на официальную регистрацию базы данных, утвержденных приказом Роспатента от 25 февраля 2003 г. N 25.

Договор о полной или частичной передаче имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных также может быть зарегистрирован по соглашению сторон.

От авторского договора следует отличать предусмотренный ст.14 Закона о программах для ЭВМ договор об использовании программы для ЭВМ или базы данных третьими лицами (пользователями). В данном случае под использованием понимается использование программ или баз данных потребителями для собственных нужд в соответствии с их функциональным назначением. При этом пользователям не переходят никакие авторские права на программы или базы данных. Пункт 3 ст. 14 Закона о программах для ЭВМ предусматривает особый порядок заключения договора об использовании программного продукта при продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам и базам данных путем изложения условий договора на передаваемых экземплярах программ и баз данных (так называемая оберточная лицензия). Считается, что покупатель соглашается с условиями авторского договора, если он вскрывает дистрибутив - упаковку с дисками или CD-ROM.

4.1. Название договора должно содержать указание на вид договора и указание наименования передаваемого по соглашению объекта. Хотя в Законе об авторском праве данные виды договоров называют "авторскими", но употребление этого термина является не всегда целесообразным, поскольку автор слишком редко является обладателем исключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данных, и слово "авторский" поневоле может вводить в заблуждение. В этом случае для названия договора лучше всего пользоваться устоявшимся, находящим все большее употребление термином "лицензионный". Тем более что тот же Закон об авторском праве передачу прав на использование произведений уполномоченными на то организациями типа Российского авторского общества (РАО) называет лицензией (п. 2, 4 ст. 46).

4.2. Преамбула авторского (лицензионного) договора является декларативной, мотивировочной частью, отражающей общие цели сторон. В преамбуле принято подробно указывать наименования сторон и лица, их представляющие. В преамбуле могут быть приведены юридические адреса сторон и сделаны ссылки на законодательство, на основании которого указанные стороны осуществляют свои правомочия. Сокращения, условные обозначения и другие сведения приводятся после их расшифровки. Здесь должны быть названа, программа для ЭВМ или база данных (программный продукт), предлагаемая лицензиаром, и отмечено право лицензиара распоряжаться этим объектом, а также выражено желание лицензиата приобрести лицензию на предлагаемый программный продукт. В зависимости от конкретных обстоятельств в преамбулу могут быть внесены дополнения в виде ссылок на соответствующие пункты и разделы предшествующих договору соглашений, например предварительного договора или опционного соглашения.

Опционным называется предварительное соглашение, предшествующее основному лицензионному договору, согласно которому стороны определяют возможность (реализуемость) этого лицензионного договора.

4.3. Определение терминов, используемых в тексте необходимо во избежание коллизий, связанных с различной трактовкой одних и тех же понятий, используемых в тексте договора. Иначе разногласия могут возникнуть уже на этапе передачи технической документации.

4.4. Предмет договора есть то, о чем заключается договор. Предмет договора должен быть определенным, в нем точно и недвусмысленно описываются все права и сведения, передаваемые по договору, подробно указывается объем этих прав, порядок, территория, условия их передачи и использования, цель соглашения. Смысл понятия "использование" должен быть раскрыт. Субъекты договорных отношений должны знать, о каких объектах идет речь. В данном разделе должен быть определен вид авторского лицензионного договора (авторский договор о передаче исключительных прав, неисключительных прав) и объем прав, оставляемых за лицензиаром. В ряде случаев для каждого вида использования следует определить свою территорию, например, следует указывать, где лицензиат может производить, а где сбывать продукцию. В зависимости от того, насколько полно и четко сформулировано содержание данного раздела, настолько гармонично будут в дальнейшем развиваться отношения сторон.

4.5. Поставка, установка и сопровождение программного продукта. Сторонам следует определить, в какие сроки будет поставлена лицензиату программа для ЭВМ или база данных, последствия, возникающие вследствие несоблюдения установленных договором сроков. Необходимо также определить, на кого возлагается установка и дальнейшее сопровождение программного продукта - на лицензиара, лицензиата, или на третьих лиц по согласованию сторон. В интересах лицензиата в договор (соглашение) включаются условия об оказании лицензиаром квалифицированной помощи и услуг, связанных с эксплуатацией программного продукта.

4.6. Условия, порядок и сроки обучения персонала лицензиата. Лицензиар должен обеспечить обучение лицензиата пользованию разработанной им программой для ЭВМ или базой данных на месте деятельности лицензиата в течение оговоренных настоящим договором сроков. При этом необходимо определить стоимость обучения и условия ее оплаты: будут ли эти расходы включаться в оговоренную цену лицензии или представлять собой самостоятельную статью расходов лицензиата.

4.7. Гарантии и ответственность. В первую очередь лицензиар должен нести ответственность за качество предложенного программного средства или базы данных, лицензиат - за выплату платежей. Кроме того, на лицензиата возлагается ответственность за соблюдение условий эксплуатации получаемого программного продукта, ответственность за масштабы использования, за передачу его другим пользователям.

Гарантии лицензиара можно разделить на правовые, технические и экономические.

Лицензиар должен не только предоставить лицензиату право на использование объекта лицензии, но и обязан обеспечить возможность использования.

К правовым гарантиям относятся заявление лицензиара о том, что на момент заключения договора он является единственным владельцем прав на объект договора и ему не известны права третьих лиц в отношении этого объекта. Если появится аналогичный программный продукт, с которым стороны не имели возможности ознакомиться до подписания лицензионного соглашения, то стороны должны разрешать возможные претензии совместно. Если же предоставлением лицензии будут нарушены права третьих лиц по вине лицензиара, то вся ответственность, включая возмещение убытков, понесенных лицензиатом, возлагается на лицензиара.

Лицензиар несет ответственность за техническую (практическую) осуществимость и пригодность объекта лицензии для указанной в соглашении цели. Под технической (практической) осуществимостью понимается возможность использования программного продукта (программ для ЭВМ и баз данных совместно с общеизвестными техническими средствами современной вычислительной техники). Лицензиат может пожелать получить гарантии от лицензиара в отношении работы объекта лицензии или заверение, что в результате применения объекта по лицензии он сможет получить указанный в цели договора результат. Лицензиар должен гарантировать, что при соблюдении определенных условий, использования определенной вычислительной техники будет обеспечено достижение соответствующих показателей - производительности, качества, экономичности и других параметров объекта лицензии. Лицензиар должен дать точную характеристику технического уровня объекта лицензии.

В лицензионном договоре может быть предусмотрена обязанность лицензиата обеспечить банковские гарантии выплаты и гарантированные минимальные суммы вознаграждения на случай неиспользования объекта лицензирования.

4.8. Права сторон на последующие модификации и усовершенствования. Согласно существующей практике, модификации разработанной программы для ЭВМ или базы данных, произведенные лицензиаром в течение гарантийного срока, должны предоставляться лицензиату бесплатно. По истечении данного срока указанные модификации лицензиату предоставляются лишь в случае продолжения сопровождения лицензиаром разработанного программного продукта. Все эти моменты должны быть оговорены сторонами в договоре и учитываться при определении цены лицензии.

Усовершенствования разработанной программы для ЭВМ или базы данных, созданные лицензиаром позднее даты установки на используемом оборудовании, предоставляются лицензиату (заказчику) на основании дополнительных соглашений.

Поскольку, как правило, лицензиар заинтересован в установлении долгосрочного сотрудничества и получении прибыли, он заинтересован в успешной деятельности лицензиата. В итоге оказание технической и иной помощи партнеру идет на пользу обеим сторонам, участвующим в соглашении.

4.9. Обеспечение доступа к исходному коду. Обычно лицензиар стремится передать программный продукт с помощью кода, понятного лишь ЭВМ, который трудно расшифровать. Лицензиат-пользователь хочет получить программный продукт в форме кода, понятного специалистам, т.е. исходного текста. Это позволит пользователю в дальнейшем легко видоизменять, модифицировать и улучшать программный продукт, так как отпадает необходимость в декомпилировании объектного кода или исполняемого модуля. Поэтому в соглашение должны быть включены специальные оговорки о запрете преобразования кодов.

4.10. Защита передаваемых прав. Поскольку несанкционированное использование программ для ЭВМ и баз данных имеет широкое распространение и наносит ущерб не только лицензиару, но в конечном итоге лицензиату, стороны могут внести в соглашение статью, предусматривающую обязанность лицензиата уведомлять лицензиара обо всех ему известных случаях несанкционированного использования данных программ для ЭВМ или баз данных, а также обязанность лицензиара предпринимать необходимые меры по пресечению такого использования.

4.11. Возможность переуступки авторского договора. Лицензиар имеет право предоставления лицензий на объект соглашения (сублицензия) любому другому лицу, если это прямо указано в договоре или определено дополнительным соглашением с лицензиатом.

4.13. Лицензионные платежи можно разделить на следующие виды. Паушальный (единовременный), роялти (периодические отчисления), комбинированные платежи (т.е. выплату части платежа в виде паушального, а последующей части - в виде роялти).

4.14. Информация и отчетность. Лицензиар имеет право осуществлять проверку правильности и своевременности, производимых лицензиатом платежей за использование объекта соглашения. Для этого необходимо включение в лицензионный договор соответствующих положений, предусматривающих право лицензиара на получение отчетности лицензиата о выпуске продукции по договору. Время предоставления отчетности должно быть согласовано.

При этом должно быть определено, какой должна быть отчетность по форме и содержанию, а также когда она должна представляться.

4.15. Обеспечение конфиденциальности носит обязательный взаимный характер. Поскольку программы для ЭВМ и базы данных можно легко скопировать и размножить, соглашением должно быть предусмотрено обеспечение конфиденциальности передаваемых по соглашению сведений. Стороны должны нести ответственность, как за свои действия, действия своих сотрудников, так и за действия своих партнеров и контрагентов.

Стороны должны договориться о сохранении конфиденциальности и по истечении срока действия договора, на период от 3 до 5 лет. Этот срок зависит от времени жизни объекта лицензии на рынке.

4.16. Важным средством продвижения продукции на рынок является реклама. Особенно важно проведение рекламной кампании при предложении на рынок нового, неизвестного ранее потребителю товара или в случае освоения новых рынков. В большинстве случаев эта обязанность возлагается на лицензиата. Однако если по договору лицензиату переходят не исключительные права, а лицензиар планирует также осуществлять реализацию продукции в той или иной форме, то справедливо будет в договоре обязать обе стороны осуществлять рекламные работы. В лицензионном договоре могут быть предусмотрены виды и объемы организации рекламы. Стороны могут предусмотреть согласование содержания и оформления рекламных материалов. В договоре может быть предусмотрено отчисление на рекламные цели фиксированных процентов от суммы выручки.

4.17. Разрешение споров. При возникновении споров по лицензионному договору наилучшей формой урегулирования возникших разногласий являются переговоры партнеров.

Если в результате переговоров вопрос остался нерешенным, подается иск в суд. Поэтому при заключении лицензионного соглашения следует указать, где будет рассматриваться спор: в суде, арбитражном суде, третейском суде.

4.18. Срок действия договора и условия его расторжения. Как и иные гражданско-правовые договоры, авторские договоры на программы для ЭВМ и базы данных прекращают действовать либо по истечении установленного в нем срока, либо по фактическому исполнению всех взятых сторонами обязательств, либо вследствие досрочного его расторжения, либо вследствие признания его недействительным.

4.19. Стороны вправе предусмотреть особые условия, которые, по их мнению, представляются важными для заключения и исполнения данного договора. Такими условиями, например, могут быть соглашения об использовании продукта по лицензии на конкретных типах ЭВМ, расположенных в определенных местах лицензиата (на определенных площадках или территориях). Как правило, в данный раздел входят положения, не вошедшие в другие разделы договора.

4.20. В приложении перечисляются все материалы, являющиеся неотъемлемой частью договора.

Основные права и обязанности

a. Обязанность передать исключительное право на произведение в полном объеме. При передаче такого права правообладатель утрачивает все имущественные права на данное произведение

2. Обязанности приобретателя

a. В возмездном договоре – обязанность по оплате переданного ему исключительного права на произведение

3. Права приобретателя

a. Использовать в любой форме и любым способом не противоречащим закону

При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждения за приобретенное исключительное право на произведение ГК РФ предусматривает следующие основные последствия:

1. Если исключительное право уже перешло к его приобретателю, но вознаграждение не выплачено, то прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права, а также в праве требовать возмещения убытков (статья 1234)

2. Если исключительное право ещё не перешло к приобретателю, то при нарушении обязанностей по выплате вознаграждения за приобретение данного исключительного права, правообладатель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, а также потребовать возмещения убытков которые причинены расторжением договора (абз. 2 п.5 статьи 1234 ГК РФ)

Ответственность автора по данному договору – эта ответственность ограничена суммой реального ущерба причиненного другой стороне, если договором не предусмотрен меньший размер ответственности автора (п.1 статьи 1290 ГК РФ).

В отношении ответственности иного правообладателя, а именно наследника, то закон не ограничивает размер его ответственности, здесь применяется санкция по возмещению убытков.

Лицензионный договор: понятие, характеристика, виды, содержание, права и обязанности сторон, ответственность сторон по договорам

Правовое регулирование - 1235 -1240 ГК, ст. 1286, 1287, 1290 ГК.

По лицензионному договору одна сторона (автор, иной правообладатель – лицензиат) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне право использования такого произведения в установленных договором пределах (абз. 1 п. 1 ст.1235; п. 1, ст. 1286)

Характеристика:

1. Всегда консенсуальный договор

2. Возмездный и соответственно двусторонний либо безвозмездный и односторонний (в зависимости от условий договора субсидиарное применение правила договора купли-продажи или дарения).

2. Лицензиат или пользователь произведения – лицо, приобретающее право использования произведения в установленных договором пределах. Им может быть любой субъект ГП (ф/л, ю/л, а также государственно-публичное образование).

Виды лицензионных договоров:

Лицензионный договор может предусматривать (п. 1 ст. 1236):

1. Выдачу простой (неисключительной) лицензии - в этом случае лицензиату (пользователю) предоставляется право использования произведения с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам.

2. Выдачу исключительной лицензии – в этом случае лицензиату предоставляется право использования произведения без сохранения за лицензиаром право выдачи лицензии другим лицам. Лицензиат получает исключительное право использовать произведения любым способом, указанным в договоре на определенный срок.

Форма договора:

Простая письменная, по общему правилу

Исключение : договор о предоставлении права использования произведения в периодических печатных изданиях может быть заключен в устной форме.

Заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или баз данных допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре этой программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляре – «оберточная лицензия».

Начало использования такой программы или базы данных пользователем, как оно определяется данными условиями, означает согласие на заключение данного договора (п. 3 ст.1286). Несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность такого договора (п. 2 ст. 1235).

1. Существенные условия:

Ø Предметом является право использования произведения в установленных пределах (право на перевод произведения и его коммерческое использование; на публикацию и распространение экземпляров).

В договоре должно быть точно оговорено, какие имущественные права из состава исключительных прав на использование переходят лицензиату по данному договору. Право или способ использования произведения прямо не указанные в лицензионном договоре, не считаются предоставленными лицензиату (абз. 2 п. 1 ст. 1235). В одном лицензионном договоре в отношении различного использования произведения могут содержаться условия о выдаче исключительной, а также неисключительной лицензии. Само произведение также является объектом прав, которые передаются по договору.

Ø Цена или вознаграждение определяется по соглашению сторон.

В возмездном лицензионном договоре должен быть указан либо размер вознаграждения, либо порядок исчисления такого вознаграждения; в частности в договоре могут быть предусмотрены различные формы выплаты лицензиару вознаграждения (ст.1286):

· фиксированные разовые платежи,

· фиксированные периодические платежи,

· процентные отчисления от дохода или же выручки,

· платежи в иной форме, например вещи, работы, услуги или иное.

Правительство вправе устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведения. При отсутствии в возмездном договоре условия вознаграждения или порядке исчисления вознаграждения договор считается не заключенным (ст. 1235 ГК). Правила определения цены, предусмотренные в п.1 ст.424 не применяются.

2. Обычные условия:

Ø Срок, на который заключается лицензионный договор (п. 4 ст.1235 ГК) - срок не может превышать срока действия исключительного права на произведения. Если в договоре срок его действия не определен, то договор считается заключенным на 5 лет, если ГК не предусмотрено иное.

Ø Территория , на которой допускается использование произведении (п. 3 ст. 1235) – территория края, области, всей РФ, иностранного государства, иностранных государств. Если территория, на которой допускается использование произведения, в договоре не указана, лицензиат вправе допускать его использование на всей территории РФ.

Презумпции:

Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право передается в полной объеме, считается лицензионным договором (п. 3, ст. 1233).

Исключение – договор, заключаемый в отношении права использования произведения, специального созданного или создаваемого для включения в сложный объект ((театральная постановка, аудиовизуальное произведение). Заключаемый договор презюмируется договором об отчуждении исключительного права на произведение (абз. 2 п. 1 ст.1240 ГК).

Лицензионный договор, предусматривающий использование произведения в составе сложного объекта , заключается на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Условия лицензионного договора, ограничивающие использование произведения в составе сложного объекта, не действительны.

Заключение лицензионного договора любого вида не влечет переход исключительно права к лицензиату. Переход исключительного права на произведение к иному правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора с предшествующим правообладателем (1235 ГК). Если договором не оговаривается вид предоставляемой лицензии, лицензия предполагается простой.

Условия лицензионного договора, ограничивающего право гражданина создавать произведения определенно рода либо в определенной области интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект, ничтожны (п.4 ст.1233).

Права и обязанности.

Обязанности лицензиара:

1. Выдача лицензии на право использования произведения способами, указанными в д-ре.

2. В течение срока действия договора лицензиар обязан воздерживаться от каких –либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом использования произведения в установленных договором пределах (1237 п.2).

Обязанности лицензиата:

1. Оплата выданной ему лицензии в возмездном договоре

2. По договору о предоставлении права использования произведения заключенного лицензиаром с издательством, лицензиат (издательство) обязан начать использование произведения в срок, указный в договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных убытков. При отсутствии в издательском лицензионном договоре конкретного срока начала использования произведения такое использование должно начаться в срок обычный для данного произведения; в этом случае договор может быть расторгнуть по снованиям и в порядке ст.450 ГК; лицензиар вправе требовать выплаты вознаграждения в полном размере.

3. Обязан предоставлять лицензиару отчеты об использовании произведения. Если в лицензионном договоре, предусматривающий отчет, отсутствуют сроки и порядок их предоставления, лицензиат обязан предоставлять отчет лицензиару по его требованию. В отдельных видах лицензионного договора могут предусматриваться иные обязанности лицензиата (например, часто вносят условия о предоставлении в собственность автора определенного числа бесплатных экземпляров продукции)

Особые права лицензиата:

Ø Вправе заключать сублицензионные договоры.

Лицензиат в данном договоре может предоставить произведение в пользование другому лицу при наличии письменного согласия лицензиата. Сублицензиату может предоставляться пользование способами, предусмотренными для лицензиата. Сублицензионный договор, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного д-ра. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если договором не предусмотрено иное.

Ответственность.

Те же принципы и условия гражданско-правовой ответственности

ГК предусматривает следующие основания ответственности лицензиата:

1. При нарушении обязанности уплатить в установленные сроки вознаграждения за предоставления права использования произведения, лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков.

2. Использование произведения способами, не предусмотренными лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленными лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на произведение, установленную ГК, другими законами или договором (п.3 ст.1237 ГК)

Ø либо возмещение убытков, либо уплату компенсации (10000 – 5 млн. рублей по усмотрению суда) – п. 3 ст. 1252, 1301 ГК.

Ответственность лицензиара по лицензионному договору ограничена суммой количественного ущерба, причиненного другой стороной, если договором не предусмотрен меньший размер ответственности автора (п. 1 ст. 1290)

Правовое регулирование – ст. 1288-1290 ГК

По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

Данный договор всегда является:

Ø всегда консенсуальным,

Ø всегда взаимным,

Ø как возмездным (купля – продажа), так и безвозмездным (дарение).

2. Заказчик его произведения – любой субъект ГП.

Форма - всегда простая письменная.

1. Существенные условия:

Ø Предмет

Предмет - те имущественные права, на основании которых заказчик будет использовать произведение.

Может быть предусмотрено отчуждение заказчиком или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах. К такому договору применяются правила ГП о договоре об отчуждении исключительного права либо правила о лицензионном договоре.

В договоре авторского заказа должно быть четко оговорено, в каких пределах прав заказчик вправе использовать такое произведение. Право использование произведения, прямо не указанное договоре, не считается предоставленным заказчику.

Произведение науки, литературы, искусства, которое еще предстоит создать, является объектом тех прав, которые подлежат передаче. В договоре должны быть указаны параметры и вид будущего произведения (либо были созданы новые оригинальные произведения - сценарий, музыка, фото - и кинопроизведения - должен быть указан вид, тематика, жанр, содержание, объем, сюжет и иные характеристики произведения, которые стороны сочтут необходимыми либо были созданы новые произведения/составные произведения (сборники рассказов, переводы, обработки, копии произведения живописи).

Ø Срок исполнения

Срок исполнения договора – произведение, создание которого предусмотрено договором должно быть передано заказчику в срок, установленный договором. Договор, который не предусматривает и не определяет срок, считается незаключенным.

Ø В возмездном – цена или вознаграждение

Цена – определяется по соглашению сторон. Указывается либо размер вознаграждения, либо порядок исчисления такого вознаграждения. При отсутствии условия о размере вознаграждения или порядка его определения, договор считается не заключенным.

Материальный носитель произведения по общему правилу передается заказчику в собственность, если соглашением сторонами не предусмотрено передача его во временное пользование (абз. 2 п. 1 ст.1288)

При отчуждении оригинала произведения исключительное право на произведение сохраняется за автором, если договором не предусмотрено иное. Если исключительное право на произведение не перешло, приобретатель вправе без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения демонстрировать приобретенный в собственность оригинал произведения, а также передавать оригинал этого произведения для демонстрации на выставках, организуемых другими лицами (1291 п.1).

Права и обязанности сторон.

1. Создание и передача автору своего произведения. Чтобы выполнить данную обязанность надлежащим образом автор должен создать такое произведение, которое соответствует условиям заключенного договора (скульптура производится по соответствующему эскизу, сценарий должен соответствовать творческой заявке, если это литературное произведение, то соответствовать жанру, сюжету и объему)

2. Лично выполнить заказанную работу. Привлечение к работе других лиц, изменение состава соавторов может происходить только с согласия заказчика, что оформляется новым договором или изменением прежнего договора. Для выполнения работ технического характера (сбор материала, перепечатка текста) автор может привлекать других лиц, не спрашивая согласия заказчика.

3. Должен предоставить заказанное произведение в установленный срок. Возможно досрочное предоставление. Произведение должно быть передано заказчику в готовом для использования виде, причем соглашением сторон может предусматриваться передача произведения по частям и для предотвращения споров передачу следует осуществлять письменным документом. В случае если срок исполнения уже наступил, автору при необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется дополнительный льготный срок продолжительностью 1\4 части срока, установленного для исполнения договора. Соглашением сторона может быть предусмотрен более длительный льготный срок. В договоре может быть оговорен запрет на предоставление льготного срока.

4. Обязанность доработать произведения по требованию заказчика. Такое решение принимается заказчиком по результатам рассмотрения произведения, когда оно в целом соответствует договору, но требует внесение исправлений, уточнений (например, сократить объем, устранить повторы, явно ошибочные положения, уточнить даты и т.д.). Желательно чтобы стороны согласовали новый срок пределов составления измененного, дополненного произведения.

5. Участие в подготовке использования произведения. Зависит т вида произведения, способа его использования и раскрывается в конкретных договорах.

Например, по издательскому договору автор обязан по требованию издательства вычитывать корректуру произведения в согласованные сроки; по сценарному договору автор обязан принимать участие в работе съемочной группы для дачи консультации по вопросам, связанным с трактовкой образов, обстановки, действий и иных аспектов.

6. В течение всего срока действия с выдачи исключительной лицензии автор не вправе без согласия контрагента предавать другим лицам указанное в договоре произведение для использования теми же способами и в пределах, установленных договором.

Запрет касается только передачи произведения для использования тем же способов и установленных договоров пределах (издательство – издает книгу, но может передать ее для перевода и издания в иностранном государстве, для переработки)

Обязанности заказчика:

1. Принять и рассмотреть произведение.

Принятое произведение должно быть рассмотрено в установленный срок, затем автор извещается:

Ø об одобрении

Ø необходимости внесения поправок с точным указанием существа требуемых исправлений.

2. В возмездном договоре оплатить вознаграждение. Размер, сроки, порядок выплаты гонорара определяется сторонами по соглашению

Ø Выплачивается аванс,

Ø делаются выплаты при одобрении произведения,

Ø осуществляются выплаты при использовании произведения по лицензии (например, при прокате аудиовизуального произведения (фильма), постановке спектакля, выпуск в свет тиража книги)